如何檢視答辯書?

在檢視答辯書前必須先仔細閱讀官方審定書的內容,有兩項閱讀的重點:(一)檢查審查委員是否有遺漏審查任一請求項或請求項中的任一特徵,以及(二)檢查審查委員是否對引證案詮釋錯誤。當審查委員遺漏審查任一請求項或請求項中的任一特徵時,必須特別注意答辯書中是否向審查委員指出這些遺漏審查的請求項或特徵是具有可專利性的。若審查委員對引證案的某特徵詮釋錯誤,則必須特別注意答辯書中是否有向審查委員指出詮釋錯誤的地方,並提出合理的依據,要求審查委員再度考慮。

檢視答辯書時,必須要特別注意下列幾種撰寫人常犯的錯誤:

  1. 爭論請求項沒有出現的特徵。撰寫人最常犯的錯誤是爭論沒有出現在請求項的特徵。由於審查委員主要是針對請求項的可專利性進行審查及核駁,因此答辯時應將火力集中在請求項的特徵上,避免在與請求項無關的部分畫蛇添足。
  2. 錯誤答辯。常見的情形是由於撰寫人不熟悉技術,而錯誤答辯,如錯誤承認發明的某項特徵為習知技術,或錯誤指出發明不包括某項特徵。發明人應仔細檢查答辯內容的正確性。
  3. 隨意修改請求項。在審查過程中應盡量避免隨意修改請求項的構成要件以及撰寫風格,因為不必要的修改有可能會大幅影響專利的價值。另外,任何請求項的修改,都應在答辯書中指出修改的理由。若真的需要修改請求項的構成要件,建議以加入限制條件修飾原構成要件的方式,取代直接修改原請求項中的構成要件,例如修飾請求項中的鐵釘成「一鐵釘具有一圓頂」,而不是直接改成「一圓頂鐵釘」。因為依照「審查過程的禁反言」,將鐵釘修改為「一圓頂鐵釘」已將發明限制在一圓頂的鐵釘,因此當有人使用「一圓頂螺絲」時是不構成侵權的;但若修飾鐵釘為「一鐵釘具有一圓頂」,將來申請人可以答辯由於只是加入限制條件「具有一圓頂」,當有人使用「一螺絲具有一圓頂」時,由於螺絲是鐵釘的均等物,因此還是可構成侵權。
  4. 在請求項中加入原申請案中沒有揭露的特徵(稱為New matter)。申請案提出申請後,就不能加入原說明書的內容及圖示所沒有揭露的特徵。加入申請案中沒有揭露的特徵,會被審查委員再度核駁。
  5. 在收到最終官方審定書後,任意修改請求項。通常第二次收到的官方審定書會是最終官方審定書(Final Office Action),審查委員會在審定書中指出「The office Action is Final」,在收到最終官方審定書後,除了刪除請求項或依照審查委員的建議修改請求項外,其它請求項的修改很可能被審查委員拒絕考慮。在這種情況下,可以電話訪談的方式,與審查委員討論申請案的可專利性,詢問審查委員可接受的請求項保護範圍。另外,由於一般與審查委員的談話內容只會以「摘要」方式紀錄下,將來第三者較難找到申請人所留下的限制發明的證據,因此,電話訪談也是一項很好的答辯方式。