官方審定書與答辯書

官方審定書是由審查委員在審查申請案後所準備的書面文件。審查委員會在審定書中指出任何不清楚的地方,並引用其它專利(稱為引證案-Cited Reference)來核駁申請案,說明申請案的請求項不具有專利性的理由。答辯書是申請專利的一方用來回覆審查委員核駁理由的書面文件。在收到審查委員寄出的官方審定書後,申請專利的一方可在答辯書說明申請案具可專利性的理由或在必要時修正請求項,答辯書中內關於請求項的修改,又稱為 Amendment。答辯書的內容在專利獲准後會公開,因此答辯不當的答辯書將是被競爭對手迴避專利的最佳指南。

舉例來說,若請求項包括 A 元件以及一穿過 A 元件的鐵釘,只要對方產品包括 A 元件以及穿過 A 元件的鐵釘(或者是鐵釘的均等物如螺絲或柳釘等)就構成侵權,雖然請求項中僅包括鐵釘,但在請求項沒有修改下,只要所有請求項中的每一構成要件(或其均等物)和特徵皆出現在對方的產品中,對方的產品即構成侵權,因此即使對方使用其他鐵釘的均等物取代鐵釘,都還是構成侵權。但是若在答辯過程中,申請人將鐵釘修改為螺絲,那麼對方使用鐵釘或柳釘,將不構成侵權,因為請求項的修改已將發明限定在螺絲,因此專利的請求項將無法涵蓋所放棄的鐵釘和柳釘等螺絲的均等物(稱為申請過程的禁反言;Prosecution History Estoppels),也因此對方可「僅僅」經由使用其他元件取代鐵釘而迴避專利。