檢視發明專利的保護範圍

美國專利的「專利保護範圍」包括一個以上的請求項,請求項是專利中用來界定「申請專利發明」的地方,也是將來用來判斷是否侵權的指標。美國專利法第 112 條第二段中規定,請求項中必須指出並明確定義出發明人所認為的發明。在審查過程中,審查委員會針對每個請求項進行可專利性的審查,如果請求項範圍太廣以致於涵蓋到習知技術,審查委員將駁回請求項的申請;但是,若請求項範圍太狹窄,即使取得專利,競爭對手將很容易迴避掉。因此,完美的請求項是能在不涵蓋到過去的技術下,可涵蓋未來所有的相關發明。

使請求項具有較廣的保護範圍的方法有兩種,第一種是使用較少的構成要件與限制條件。使用較少的構成要件與限制條件,可提供較廣的保護範圍。舉例來說,請求項中若包括「一基底」與「一氧化層」,那麼只要是包括一基底與氧化層的結構,就會構成侵權。但若請求項中包括「一基底」、「一氧化層」與「一氮化層」,那麼僅包括一基底與一氧化層的結構是不構成侵權的。另外一種是以涵蓋較廣的名稱命名各構成要件。以較廣的名稱命名各構成要件,可提供較廣的保護範圍。舉例來說,請求項中使用「流體」來包括氣體和液體,比單獨使用「氣體」或「液體」有較廣的保護範圍。以下是這部分的檢視重點:

1. 檢查是否有可能會被駁回的請求項。事先進行「專利檢索」了解相關專利的技術內容,可幫助發明人預測審查委員可能獲准的專利範圍,經由適當的請求項撰寫,讓專利申請範圍盡量能在不涵蓋到過去的技術下,取得最大的專利申請範圍。
2. 檢查句子是否簡單明瞭。應避免使用不必要的贅詞,以免縮小請求項範圍。
3. 檢查請求項是否定義清楚。在沒有提供適當的定義前,應避免使用「高(high)」、「低(low)」、「有效的(effective)」、「預定的(predetermined)」等字。
4. 檢查每一構成要件是否有前置基礎(Antecedent Basis)。第一次出現的單數構成要件前應加入不定冠詞「a」或「an」,作為之後再度出現時的前置基礎,之後再度出現的構成要件前要加入「the」或「said」,沒有前置基礎的構成要件,會被認為是定義不清。舉例來說,若請求項中出現之前從未提到的容器(container),必須在第一次使用時加入不定冠詞a,以 "a container" 作為之後出現的 container 的前置基礎,之後容器(container)若再度出現則必須加入定冠詞 the - "the container"。
5. 留意是否只有「圖示請求項(Picture Claim)」。所謂的「圖示請求項」就是像在描述圖示一般地,將發明人的產品或製程等描述在請求項中。沒有經驗的撰寫人常犯的錯誤是在申請專利範圍中「只」有撰寫圖示請求項,「圖示請求項」由於保護範圍狹小,因此容易獲准,但也容易被競爭對手迴避。發明人應建議加入範圍較廣的請求項提供不同範圍的保護。
6. 留意是否只有一個「獨立項(Independent Claim)」。發明人應儘量運用不同範圍的請求項,妥善保護發明。由於專利局在申請案的請求項總數在不超過二十項、獨立項總數不超過三項時,不多加收申請費用,說明書中應盡量至少有20項請求項以及至少有3項獨立項。
7. 檢查請求項是否有充分涵蓋說明書的揭露內容。任何在說明書揭露但沒有在請求項中保護到的技術,都會被認為是「奉獻給大眾(Dedicate to the Public)」的技術,發明人將不可以使用這些請求項,控告別人侵權使用「奉獻給大眾」的技術。以下舉兩例子作為說明:

例一:假設說明書的內容中提到基底可以是鋁或不繡綱,而請求項中只有保護「鋁基底」,那麼將來若有人使用「不繡綱基底」是不構成侵權的。為避免上述情形發生,發明人應建議撰寫人至少要在一較廣的請求項中,使用「基底」或「金屬基底」包括各種可能的變化,更完善保護發明的範圍。
例二:假設說明書的內容中提到不同的實施例,而請求項中只有保護其中之一的實施例,那麼將來若有人使用請求項中沒有保護到的實施例是不構成侵權的。為避免上述情形發生,發明人應小心檢視是否所有的實施例都在請求項的保護範圍內。

8. 留意「功能手段(Means Plus Function)」的寫法。在沒有描述構成要件結構細節的狀況下,以「means for …(執行某一種功能的裝置)」的字眼來代表某要件,稱為功能手段的寫法,例如:means for printing(影印裝置)或 printing means,以及 means for ink delivery(墨水供應裝置)或 ink delivery means。要特別注意的是,當請求項中使用功能手段的寫法時,在美國的專利法的詮釋下,means 的結構僅限制在「說明書中揭露的結構」與其「均等物(equivalent)」。舉例來說,當說明書中揭露利用螺絲釘將A和B連接,而請求項中以「means for connecting A to B(連接 A 到 B 的裝置)」請求保護,則若他人使用螺絲釘或柳釘(因為柳釘可視為螺絲釘的均等物)將構成侵權,但若其他人使用螺絲釘或柳釘以外的方式,如焊接或黏合連接A 和B,將不構成侵權,因為焊接或黏合並不為螺絲釘或柳釘的均等物。因此,當使用功能手段的寫法時,發明人必須特別注意是否說明書中有包括各種可能達成相同功能的元件。
9. 檢查請求項是否鎖定侵權對象。舉例來說,發明人發明 A 和 B,並利用 A 和 B 的組合達到一種新的功能,若請求項中只包括 A 和 B 的組合,則 A 或 B 單獨被使用時是不構成侵權的。因此,為避免上述情形,發明人應建議撰寫人針對 A 和 B 各別撰寫請求項。
10. 撰寫人是否使用使用多重依附項。由於使用多重依附項增加美國專利申請費用,應建議人撰寫人避免使用多重依附項。舉例來說,如果有一多重依附項分別依附至第一、第二、和第三請求項:

A method of claim 1, 2, or 3, wherein …

專利局的收費方式是三項請求項的費用,再加上一多重請求項的「使用費」。以上的例子若改寫為三個依附項,保護範圍不變,但卻可以節省多重請求項的「使用費」。
11. 檢查撰寫人的英文。若發明人英文能力許可,可進一步檢查撰寫人的描述方式是否夠清楚,發明人若能提供相關的英文資料(如相關美國專利等),可幫助撰寫人了解正確的專業用語及相關技術的描述方式。

回應

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我國於專利法第七十八條第一項對再發明做了進一步的定義,規定了再發明係指只要利用到原發明主要技術內容即屬之,然而這樣的規定是否合適,卻從未被詳加探討過。由於再發明需經過原發明的授權才可實施,若未經過授權的話則會形成侵權,故從專利侵害分析的角度來看,只有是在使用到原發明的全部技術內容才會構成侵害 script,也才會有再發明的存在,此點從同條的第二項來看亦可理解,然而第一項中主要技術內容的規定卻又會產生相互矛盾的情形。
  此外,專利權保護範圍的界定方式向來存在有中心界定主義與周邊界定主義兩種,特別是我國無論是從早期的專利法或是專利法施行細則至今 dedicated hosting,抑或是早先行政法院數則有論述到專利保護範圍的案例中來看,可以明顯的看出我國對於專利權保護範圍的界定方式,有傾向採周邊界定主義的方式。
  既然是採周邊界定主義的方式,那麼即當依遵循以申請專利範圍為準的專利侵害分析方式來判斷侵權與否,而其中則會有一個極需掌握的全要件原則,也就是說只有在使用到申請專利範圍中所列數之全部技術內容的情況下才有侵害的可能。同理可證,探討是否為原發明的再發明時 free web host,亦如同於專利侵害分析時判斷被控產品使否侵害原專利般,均需於全要件原則的掌握之下進行。緣此,此再發明之規定是否合適於本論文中會有一番探討。

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