在答辯時附屬項是否可以部份併入獨立項

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訪客 (未確認)
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在答辯時附屬項是否可以部份併入獨立項

如題,如果將整個附屬項併入獨立項會導致權利範圍過小, 可否只併入所需要的部份內容進入獨立項, 而剩下的附屬項內容則維持在原附屬項.
另外,是否美國,台灣,中國都可這樣做?

訪客 (未確認)
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CLAIM在未公告前如此修正是沒問題的,不過如果是公告後的

CLAIM在未公告前如此修正是沒問題的,不過如果是公告後的話,要依您說的方法更正會有問題,因為你所請求的權項中並沒有合併部份限制要件的範圍,依常理來說已經實質變更權利範圍,審查委員是不會接受的。

Froggy (未確認)
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wrong concept!

跟公告前與公告後無關!

只要沒有加入原本說明書所沒有揭露的事物,申請人想怎麼改claim,就可以改。想如何組合限制,都可以。公告前後無關。

我印象中不論美國,中國或是台灣的專利法都已經是這樣的觀念。

問題可能是程序跟費用。

舉例來說,美國專利申請案,如果在final OA時 claim 1 rejected,claim 2 objected due to formality,那申請人只想把claim 2中的部分limitation放到claim 1答辯的話,就非常可能被審查委員認定修改後的claim 1是new issue(從來沒有考慮過的組合),需要提RCE,另外付費,重新開啟審查。

billbine
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不對喔!

關於claim的修改規定,在公告前跟公告後是不一樣的~
案子還沒過以前,獨立項的確是可以加入「說明書有寫,但沒有claim的東西~」
但是,案件公告之後,通常就只能加「claim裡面有的東西」~
理由是:在專利公告之後,你沒有claim但說明書有寫的技術,是會被認定「奉獻給社會大眾的技術知識」,所以公告後的專利,其獨立項是不能拿claim裡面沒有的東西來添增。

菜鳥 (未確認)
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公告後更正較為嚴苛

根據小弟經驗,在辦理修正(亦即尚未核准公告之前)時的確只要未超出原說明書範圍皆可被准許,而更正(亦即核准公告後之申請專利範圍變更)則是不得實質"變更"申請專利範圍,因此就算是將附屬項併入獨立項都不是一定准許,而是需要進一步審查是否變更原申請專利範圍。

專利法49.4關於修正之規定為『依前三項所為之補充、修正,不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍』,而64.1.4關於更正之規定為『前項更正,不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍,且不得實質擴大或變更申請專利範圍』。

由專利法之規定亦可明白『修正』與『更正』在實質上是不一樣的,因為『更正』涉及已公告周知之專利範圍,為保護其安定性所以在『更正』之限制十分嚴格。

Froggy (未確認)
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1.

1. 專利未獲准前,是申請人與政府談論"契約"內容,"修正"其中契約條款,都是可以的。而可能可以要的權利,就是專利說明書中所揭露的技術內容。明確要的權利,定義在專利請求項。這請求項,在未定案(獲准)之前,當然都可以改。只是方法跟程序而已,最差狀況是申請個延續案或是分割案處理。這觀念訴諸每個國家都一樣。美國確定可以,台灣也可以,中國在以下網站的審查指南第8章實質審查程序中的5.2修改中,也沒有看到不可以的任何規定。
http://www.sipo.gov.cn/sipo/zlsc/sczn2006/
也許是我才疏學淺,真的沒有聽說過18-month early publication後,claim就不能擴張的法條。
哪個國家專利規定是這樣的話,這個國家也算是丟臉丟到世界去了。

2. 專利獲准後,除了美國的re-issue有可能擴大權利之外,我印象中,每個國家的更正條件之一都是更正後的權利必須比原本的專利權利小。在美國MPEP有定義,所謂比原本專利權利小,是指"如果實施更正後的權利中之發明,必然至少侵犯原本(更正前)專利權利"。因此,如果把原本獨立項更正加入任何限制,不論這個限制出現在哪裡(附屬項或是說明書),實施這更正後的請求項,必然侵犯了那原本獨立項,所以,也是可以的。

因此,以此版的問題來說,不論是公告前後,或是獲准前後,都是可以的。

Froggy (未確認)
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補充。 Billbine

補充。

Billbine said:
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理由是:在專利公告之後,你沒有claim但說明書有寫的技術,是會被認定「奉獻給社會大眾的技術知識」,所以公告後的專利,其獨立項是不能拿claim裡面沒有的東西來添增。
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這個說法前半段正確,後半段錯誤。獨立項可以拿claim中沒有的東些來添增!!因為任何添增到原本獨立項後所形成的更正後獨立項,都會被原本的獨立項所涵蓋,原始申請人在專利獲准時並沒有把這樣更正後的獨立項「奉獻給社會大眾」。

billbine
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可以看看台灣專利審查基準第二篇第六章~

To Froggy:
  我翻了一下台灣專利審查基準第二篇第六章,摘錄了以下幾點:

2.4實質擴大或變更申請專利範圍之判斷
以下所列舉之更正情況,其更正結果導致實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍:
(4)將申請專利範圍未包含但發明說明或圖式中已揭露的其他技術特徵或技術手段,引進附加於原核准公告之請求項內或形成另一請求項。
由於發明說明或圖式中已揭露,但請求項本身未包含之技術特徵或技術手段,無論其是否具有新穎性、進步性或屬公眾所知悉的技術,引進附加於原核准公告之請求項內或形成另一請求項時,形式上雖然是對於原請求項增加條件以進一步限定,但會改變原有元件、成分、步驟之結合關係以及原核准公告之發明的性質或功能,而導致實質變更申請專利範圍。
(5)將發明說明中已揭露但申請專利範圍未涵蓋的實施方式(或實施例)增加記載於請求項中,或另外形成新的請求項,會實質擴大原核准公告之申請專利範圍。
(7)將發明說明中已記載但不屬於申請專利範圍所記載申請專利之發明的技術內容或實施例,取代原核准公告之申請專利範圍中的技術特徵。
(9)將申請專利範圍中若干個不同的技術特徵改變為另一種新的組合,或改變方法發明之步驟順序。
(12)減縮申請專利範圍所記載之數值範圍,該數值範圍雖屬原說明書或圖式所明確記載,但減縮結果其代表之涵義與原申請專利範圍之解釋不同者。
(16)變更附屬項的依附關係或變更引用記載形式之獨立項的引用關係,導致該請求項改變了原來技術特徵的結合關係,或改變了方法發明之步驟順序。
(17)將申請專利範圍之技術特徵由結構、材料或動作更正為其產生功能之手段功能用語或步驟功能用語表示者。
這種更正的結果,嗣後於解釋申請專利範圍時,將引進發明說明所記載之均等範圍,導致實質擴大申請專利範圍。
(18)將申請專利範圍之技術特徵由手段功能用語或步驟功能用語表示者更正為結構、材料或動作。
由於後者非屬原申請專利範圍所明確記載者,導致實質變更申請專利範圍。
(19)申請專利範圍雖未更正,而發明說明或圖式之更正結果,即使未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍,但導致於申請專利範圍之解釋與原來所核准公告申請專利範圍之涵義不同者。
  確定一點,在台灣,更正的標準確實比修正來的嚴格,而且確定的是:獨立項是不見得都可以拿claim中沒有的東些來添增(可以看看上面第4點)

Froggy (未確認)
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在台灣,Billbine是對的。台灣的專利審查基準中,確實

在台灣,Billbine是對的。台灣的專利審查基準中,確實不能將獲准後的專利之請求項,更正來包含只有出現在發明說明中的技術。在美國,這個說法就是錯的。

只是,想要提出一點,台灣的專利審查基準內容大有問題,讓人無所適從也是很多人都知道的。

譬如,在同一章節的審查基準中,有舉例說明哪種更正可以,哪種不可以。
例2(如下)是不可以,例5(如下)可以。而例2的邏輯錯誤是一般專利人士可以辨認出來的。例2中,請求項未包含「80℃以上之溫度」,所以解讀應該是「任何的溫度範圍」,如今,改成說明書中所提到之「80℃以上之溫度」,難道不是下位!?
例2跟例5的「平面顯示器」,改成說明書中提到其中「一種電漿顯示器」,實質上是一樣的,但是一個可以,一個不行。

站在專利擁有者的立場,我一定用例子5來解釋自己更正的可行性。

拿台灣的專利審查基準來學專利觀念,有相當程度的危險。最好還是看MPEP比較好。
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例2.附加技術特徵—申請專利範圍之更正
更正前之說明書:
〔發明名稱〕
化合物C的製備方法
〔申請專利範圍〕
一種化合物C的製備方法,包括使化合物A與B經由化學反應至化合物C。
〔發明說明〕
……該反應之較佳溫度為80℃以上,……。
更正後之說明書:
〔發明名稱〕
(同)
〔申請專利範圍〕
一種化合物C的製備方法,包括於80℃以上之溫度使化合物A與B經由化學反應至化合物C。
〔發明說明〕
(同)
〔結論〕
導致實質變更申請專利範圍。
〔說明〕
更正前之申請專利範圍中僅記載“化合物A與B經由化學反應至化合物C”,未包含「80℃以上之溫度」,即未限定該事項以界定發明,該解決問題的方法並非確定事項。即使在更正後增加「80℃以上之溫度」之敘述,亦不能認為可使請求項限定於一個下位概念。此外,該更正係將發明說明中的事項增加敘述於申請專利範圍中,導致申請專利範圍實質變更。
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例5.上位概念改為下位概念—發明名稱及申請專利範圍之更正
更正前之說明書:
〔發明名稱〕
平面顯示器
〔申請專利範圍〕
一種具有控制端子之平面顯示器,……。
〔發明說明〕
……本發明之控制端子係運用於電漿顯示器、薄膜電晶體液晶顯示器、 低溫矽晶顯示器或奈米碳管顯示器的情形,可產生優異的效果。
(記載控制端子運用於電漿顯示器、薄膜電晶體液晶顯示器、 低溫矽晶顯示器或奈米碳管顯示器的實施例)
更正後之說明書:
〔發明名稱〕
電漿顯示器
〔申請專利範圍〕
一種具有控制端子之電漿顯示器,……。
〔發明說明〕
(同)
〔結論〕
屬申請專利範圍之減縮,且無實質擴大或變更申請專利範圍。
〔說明〕
更正後之申請專利範圍係將原來之“平面顯示器”置換為“電漿顯示器”,經檢視其更正前、後的產業利用領域相同,發明所欲解決的問題亦未變更。
此外,於原發明說明已記載上位概念技術特徵“平面顯示器”係包含下位概念技術特徵“電漿顯示器”、“薄膜電晶體液晶顯示器”、“低溫矽晶顯示器”或“奈米碳管顯示器”等意義,由於“電漿顯示器”是原發明說明所支持的事項,故本案例將申請專利範圍之上位概念技術特徵置換為發明說明所記載之下位概念技術特徵,可認為係屬界定發明事項的減縮。此外,其更正未超出原說明書或圖式所揭露之範圍,且更正後未導致實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍。
本案例因為允許更正申請專利範圍,故發明名稱作對應的更正。
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訪客 (未確認)
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美專是可在核准後允許更正權利範圍 但精確說來是需在核准通知

美專是可在核准後允許更正權利範圍
但精確說來是需在核准通知核發及相關費用給付以前為之
超過上述期間考量想變更皆不允許

再者更正涉及實質變更者需要非常嚴謹之程序並非咨意為之
而且沒記錯的話要能自圓其說何以核准通知核發前新增CLAIM是不需要經過審查, 如此修正是必要的, 是可專利的, 為何之前未提的理由
還要有官方特別委員會之許可證明, 面談等

billbine
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To Froggy ,以上是我個人見解,如有冒犯之處,請見諒。
堤外話...
"台灣的專利審查基準來學專利觀念,有相當程度的危險。最好還是看MPEP比較好。"
老實說,我很不能贊同這句話~
我不認為看台灣專利審查基準來學專利觀念會有甚麼危險,
我也不認為美國的MPEP所述的專利觀念都是沒有問題的~
也許台灣專利審查基準真的有些地方寫的不好,但MPEP就真的寫的都很好?
個人是覺得:各國專利法規或許有令人討厭之處,但也有值得學習的地方,
而且不同的國家對專利也有不同的看法。
個人是覺得:不需要這樣過度貶低一個國家的專利審查基準.....

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