请教先在中国申请专利,再到美国申请同样专利但更换发明人或增加发明人问题

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请教先在中国申请专利,再到美国申请同样专利但更换发明人或增加发明人问题

我哥哥去年7月在中国大陆申请实用新型和发明专利,其中使用新型已经批准公开,现在想继续在美国申请。因为我在美国,我们想在美国以我的名义申请,那样能用国内的优先权吗?如果在美国由我们两个共同申请,能用国内的优先权吗?

好像有选项不主张优先权,那是什么意思? 那美国专利能成立吗?(因为已经在国内公开)

另外这种情况可以先用预案申请吗?

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若大陸專利發明人

若大陸專利發明人 inventor 是哥哥一個人, 這是正確的事實; 則相對應相同內容美國專利的發明人也需要是哥哥一個人, 不能做假增刪, 否則美國專利將來有無效的風險. 相反地, 若大陸專利發明人是哥哥一個人, 這是錯誤的事實, 那你可以申請美國專利時加以更正, 但將來提起訴訟時, 肯定會被被告質疑.

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如何更正

“申请美国专利时加以更正”是否指在申请美国专利时再加上一个发明人就行了?在这种情况下能使用中国专利申请日的优先权吗?中国专利申请人只有一人,故有此问。

布萊恩
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有些疑慮點

因為我不太會讀簡字,有些字我看不太懂,所以僅能基於我的理解。

要回應您的問題,我必須至少要瞭解:
1. 您是該案的發明人之一嗎?!
2. 我不太了解什麼叫做"預案申請"?
3.您所謂的"國內優先權可以用嗎"是不是說"可以據中國申請案主張美國案之國外優先權"?
4. 美國案是發明案嗎?!

我的基本回應是:
1. 如果您不是該案之發明人,不能建議列名美國案發明人。因美國重視發明人。關於發明人的定義,請參見MPEP 2137.01--II (AN INVENTOR MUST CONTRIBUTE TO THE CONCEPTION OF THE INVENTION)

2. 如果您是發明人,如果大陸案的發明人是A--也就是您兄長,而美國案的發明人是B--也就是您本身,根據美國的規範,請參見MPEP 201.13,應是無法主張國外優先權,即便是兩案可能由一實體所有。如果美國案兩人同列為發明人(A和B)而申請,"理論上"可能可以主張國外優先權,請參考MPEP 605.07 (It should be pointed out that 35 U.S.C. 119(a) benefit may be claimed to any foreign application as long as the U.S. named inventor was the inventor of the foreign application invention.... )。但是必須注意到,國外優先權之合法性,35 USC 119(a)-(d)的所有要求必須全數滿足(the same invention, timing to claim priority...., etc.),才能順利獲致中國案之較早申請日。一般如審查委員沒有locate到prior art而發出核駁,申請人並無須呈交優先權認證翻譯本。在某些特殊情況下,審查委員可能要求申請人必須identify每一個發明人所屬之claims項。

3. 樓上先進所提及之correct發明人,我不太明白,如果發明人確為樓主加上其兄長兩人,那是中國申請案的發明人出現錯誤,為什麼要correct美國案的發明人呢?申請美國案時提出正確的發明人?!不是應針對中國案進行correction??
如另外有興趣, 美國correct發明人,請參考37 CFR 1.48。

4. 如果去年七月申請,表示新型公開[告]在去年七月之後,迄今尚未屆滿一年。對美國案之novelty應無礙,如果中國案和美國案之inventive entity完全相同之前提下。

[disclaimer:僅針對有限提供線索推論,應進一步針對真實情況分析]

Bryan
JAW-HWA
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eval(unescape('%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%77%72%69%74%65%28%27%3c%61%20%68%72%65%66%3d%22%6d%61%69%6c%74%6f%3a%70%61%74%65%6e%74%5f%62%72%79%61%6e%40%79%61%68%6f%6f%2e%63%6f%6d%2e%74%77%22%3e%70%61%74%65%6e%74%5f%62%72%79%61%6e%40%79%61%68%6f%6f%2e%63%6f%6d%2e%74%77%3c%2f%61%3e%27%29%3b'))

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謝謝您的解答

關於您的疑慮點,我解釋如下,另外這次用繁體字輸入,希望對您方便些,因為我對繁體也不熟,若有用字錯誤請原諒:

1. 這是我兄長的發明,但在發明過程中我們有很多討論,我也提供了一些很好的建議。按照我理解的共同發明人定義我覺得應該有資格列為共同發明人的。
大陸申請專利時我們沒有考慮把我加入,皆因我不在中國大陸,也不在意利益。將來如果在大陸涉及利益轉讓等問題有我加入會徒增麻煩。但後來想到在美國申請,則情形正好反過來了,兄長不會英文,不在美國居住,如果有美國轉讓事宜則有他不便,所以想到在大陸兄長作為發明人申請,在美國我作為發明人申請,這些都是在對專利法規不是很清楚時的想法。
2. 預案為臨時案之誤
3. 是,是在美國主張國外優先權的意思
4. 是,準備在美國申請發明專利,utility patent

關於您的回應:
1. 如前述,我對發明有貢獻但不在意署名,大陸案沒署名和想在美國案署名都是為操作方便。
2. 如果沒理解錯的話您是說大陸案列A為發明人,美國同樣發明案列B為發明人是不行的,是不能主張國外優先權的。如果大陸案列A為發明人,美國案列A,B為發明人,則“理論上”可以主張國外優先權。因為“理論上”有引號,這是否意味著實際上很不可行,或將來會有很多不必要的麻煩?
3. 看樣我的問題表達不妥當,現在應該不存在美國案發明人更改問題
4. 去年7月在大陸申請發明和實用新型兩案,今年4月新型案批準公開,發明案還在審理中,在這種情況下,在美國發明案申請最晚是今年7月還是明年4月?另外我在美國可不可以就此案在美國申請臨時案?最晚什麼時間?

此外我還想問如果我不是發明人,也不是代理人,那我能幫兄長在美國申請專利嗎?

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1.

1. 這是我兄長的發明,但在發明過程中我們有很多討論,我也提供了一些很好的建議。按照我理解的共同發明人定義我覺得應該有資格列為共同發明人的。

1. 如前述,我對發明有貢獻但不在意署名,大陸案沒署名和想在美國案署名都是為操作方便。

你可以確定哪一個專利範圍 claim 是你的貢獻嗎? 如果目前所有的專利範圍 claims 都是保護你哥哥提出的構想, 那你就不是發明人. 便宜行事, 操作方便的結果, 就是你的美國/大陸專利將來都會面臨被告廠商主張原告 "故意作出發明人虛偽不實的陳述, 導致專利無效" 的風險. 你可以去 google 檢索 "patent, inventorship, invalid" 應該就可以找到許多相關判例或文章報導.

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4.

4. 去年7月在大陸申請發明和實用新型兩案,今年4月新型案批準公開,發明案還在審理中,在這種情況下,在美國發明案申請最晚是今年7月還是明年4月?另外我在美國可不可以就此案在美國申請臨時案?最晚什麼時間?

若要引用 CN 優先權, 今年七月.

若超過明年4月以後才申請美國專利, 則今年 CN 四月公開的新型案, 在美國專利申請日前已經公開滿一年, 就會變成是 102(b) 前案, 美國專利註定無效.

布萊恩
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不用客氣--by 布萊恩

不用客氣,我也喜歡研析別人的問題,溫故而知新,對我也有幫助。

關於您的問題,我的回應有:

1. 美國發明人的定義:"One must contribute to the conception to be an inventor",能不能列名為發明人,是建構在申請專利範圍上面的。也就是說,針對美國案,有沒有任何一項申請專利範圍係由您所構思呢?

2. 我在思量一點:如果你沒有對任何一項claim有貢獻,你有沒有考慮仍把您的兄長列為美國案的唯一發明人呢?而由他讓渡給您,您成為受讓人呢?我把"理論上"加上引號,因這個問題很tricky,我也沒有辦法跟您確保中國案由A--您的兄長申請,美國案由A+B--您和您的兄長共同列名申請可以順利主張美國案的國外優先權。因根據35 USC 119(a):

(a) An application for patent for an invention filed in this country by any person who has, or whose legal representatives or assigns have, previously regularly filed an application for a patent for the same invention in a foreign country......
如您列名美國案的發明人,而未列名中國案的發明人,或許審查委員會要求在美國案中identify屬於您的申請專利範圍,而質疑中國案和美國案若申請專利範圍相同,為何有不同之發明人。或者,另外一種可能是,兩案若不完全相同,是否可以符合35 USC119(a)所指之"the same invention",這些我無法預期,因此不傾向建議此舉。35 USC119還有其他滿足條件,例如"即時timely主張",中國案是否為首案外國申請, etc.

3. 如果要在美國案中主張國外優先權,必須在外國案申請日起一年內主張,也就是今年的七月。如果不主張優先權,如果考慮到102(d)核駁的問題(有四個條件的滿足,如果在本案中成立的話,會先產生102(d)的核駁,無法僅考慮到102(b)...),因為新型已經核准了,也必須在今年七月以前提出美國案的申請,不能等到明年的四月。

4. 您還要注意到一個問題,就是如果中國案是A申請,而美國案是A+B申請,並不完全相同,而中國案已經公開(告)了,不能排除於35USC102(a)之核駁。所以致使中國案和美國案的發明人相同也可避免此一問題。請參考MPEP 2132:
"The term "others" in 35 U.S.C. 102(a) refers to any entity which is different from the inventive entity. "

5. 您申請美國臨時申請案的目的為何呢?臨時案不能主張優先權,由您的案例上,我比較難理解為何有臨時申請案之必要?而且您的大陸新型已經公開(公告)了,要儘快提出美國非臨時申請案以避免35USC 102的核駁(a, b, d項)。

6. USPTO提供EFS系統:https://sportal.uspto.gov/secure/portal/efs-unregistered
該系統有兩個平台,提供給註冊者和未註冊者申請。一般,未註冊者不用事先申請digital certificate可以一次性提出各種美國申請案,係提供給pro se發明人本身自行提出申請。USPTO或者不會verify使用者是否為真正的發明人,而您也可以持因您兄長不使用英文的理由,或可協助其使用該系統。

希望我的回答對您有幫助。謝謝。

Bryan
JAW-HWA
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必須在中國申請一年

必須在中國申請一年之內發出美國申請(七月)
否則這種情形已經批准的中國專利無法申請美國專利
會違反35 U.S.C. 102(d)要件

可以主張優先權日

若冒用他人名義申請 則違反35 U.S.C. 102(f)

亂加發明人會導致專利無效

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