Amazon v. IPXL holding, LLC

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Amazon v. IPXL holding, LLC

壹.前言

本案是美國聯邦巡迴上訴法院(Court Of Appeal for the Federal Circuit, CAFC)於2005年11月新做出的判決,判決內容主要針對(一)申請專利範圍的界定必須明確、特定(definite),否則會構成專利無效的原因。(二)要請求對造負擔訴訟律師費時,其應該請求的時間點等問題。文後將有詳細分析。

貳.本案事實及判決內容

Amazon公司的”1-click system”能夠使消費者在Amazon.com網路線上購買物品,該系統允許已經儲存信用卡資料(credit card number)以及送貨地點(shipping address)的消費者,能夠不需要再重複輸入已經儲存的資料,就可以下訂單(place order)來完成交易,更精確地講,Amazon的”1-click system”會儲存消費者每一筆的訂單資料達90分鐘,而在這段時間內消費者可以變更或取消其訂單,及至此段時間終了,所最後確認的資料就會儲存在”1-click system”中,而可供下次交易的參考使用。

IPXL Holding, LLC控股公司(下稱IPXL)是美國第6149055號專利的所有權人,在維吉尼亞州(Virginia)控告Amazon公司的”1-click system”侵害其專利的申請專利範圍第1、2、9、15項。其專利『電子資金轉帳與交易系統』(Electronic Fund Transfer or Transaction system)是一個關於執行電子金融交易,例如是金融轉帳的系統,包括自動提款機(automated teller machine,ATM)或是收銀機(point of sale,POS),其技術特徵在於該系統可以儲存先前消費者所定義之資訊,於消費者再次使用該系統時,該系統會在單一螢幕上顯示該等資訊,以利消費者選擇是否進行相類之交易,如此,就能夠以最簡便的步驟執行金融交易。

聯邦地方法院認為Amazon的”1-click system”並不符合系爭專利申請專利範圍所界定的「電子金融交易(Electronic Finance Transaction)」、「單一螢幕(Single Screen)」及「儲存交易資訊(Stored Transaction information)」等限制條件,而判定Amazon不侵權;同時,聯邦地方法院認為系爭專利的申請專利範圍第1、2、9、15項在先前技術中已經有所揭露(anticipated),依美國專利法102條規定系爭專利應該無效。而系爭專利的申請專利範圍第25項在界定專利範圍上也不夠明確、特定(indefinite),依美國專利法112條規定系爭專利應該無效。除此之外,聯邦地方法院並認定IPXL提起此一專利訴訟是35 USC 285 條規定之”exceptional”而判定其必須負擔Amazon的律師費與相關的訴訟費。IPXL乃提起上訴。

聯邦巡迴上訴法院維持地方法院關於系爭專利無效以及Amazon不構成專利侵權的即決判決(summary judgment),但同時認定Amazon關於律師費的請求未即時提出(not timely file its motion for attorney fees under Fed. R. Civ. P. 54(d)(2)(B))而撤銷聯邦地方法院關於IPXL應負擔Amazon律師費的判決。

參.分析

(一)美國專利法112條第2項規定專利申請範圍必須詳盡的點出且清楚的說明其認為自己發明的部分。而查IPXL在其申請專利範圍第25項中陳述:「此系統申請專利範圍包括其資料輸入方法。」,此一申請專利範圍的界定,在專利侵權的判斷時,究竟是因為侵權人建立一套可供使用者隨時改變其已下訂單資訊,或是確認顯示出的訂單『系統』而侵權,還是因為使用者實際上去使用『資料輸入方法』來變更其訂單內容或是確認訂單而構成專利侵權?實有疑義。由於IPXL的申請專利範圍第25項在同一個申請專利範圍中同時主張「裝置」及「方法」的發明範圍,而不易確定其專利範圍,聯邦地方法院乃認為,系爭專利有違申請專利範圍應該特定(definite)的要求,而應該無效。

在Amgen v. Chugai Pharm. Co中,法院就明白指出:「一個單一申請專利範圍,如果它沒有對此技術領域中具通常知識者合理的揭露、界定其專利範圍,則因其不夠特定,而將使專利無效(A claim is considered indefinite if it does not reasonably apprise those skilled in the art of its scope. Amgen, Inc. V. Chugai Pharm. Co., 927 F.2d 1200, 1217 (Fed. Cir. 1997))。

而美國專利訴願暨干涉委員會(The Board of Patent Appeals and Interference of the PTO)在美國專利法第112條第2項更有明確的說明:「在美國專利法第112條第2項中規定,如果一個申請專利範圍將裝置及使用方法的描述放在一起,將會使得這個專利申請範圍不夠特定。(註:See Ex parte Lyell, 17 USPQ2d 1548(BPAI 1990))。」,隨後並補充說明:「如果一個申請專利範圍將裝置及使用方法的描述放在一起,則製造或販賣此裝置的人,將無法確定購買本裝置的買家或是使用者,在使用本裝置時是否又會構成侵害該方法專利,而使其成為專利侵害的共同正犯。由於此等申請專利範圍的曖昧不明,將無法平衡對專利權人競爭者的善意保護,基於美國專利法112條第2項規定之要求,因認其申請專利範圍不夠特定,而使專利無效。

(二)在2004年8月27日Amazon獲得勝訴判決。其於2004年9月13日依28 U.S.C. §1927,、Fed. R. Civ. P.11和聯邦專利法第285條(35 USC §285)規定,請求對方負擔其律師費。

IPXL則回應任何關於律師費的請求都應該遵循美國民事訴訟法54(d)(2)(B)之規定,需於判決後十四日內提出,因為Amazon關於律師費的請求是在判決後超過14日才提出,因此,縱然基於28 U.S.C. §1927,、Fed. R. Civ. P.11和聯邦專利法第285條(35 USC §285)規定,Amazon可以請求律師費,但也因為逾越請求的期間,而不得准許。

聯邦巡迴上訴法院同意IPXL的見解,乃將聯邦地方法院關於IPXL應給付Amazon律師費的判決取消(strike)。

肆‧啟示
I申請專利範圍如果不明確,則會構成專利無效的原因。
II 要請求對方負擔專利訴訟的律師費,必須遵守美國民事訴訟法相關的提起規定。