專利週報-美國專利申請表格填寫(之九)-IDS-提

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KSweiS
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請教
察站長於本週專利週報「美國專利申請表格填寫(之九) - IDS」提到
「最後,可以告訴美國專利局,申請人並不承認資訊揭露書中所列出的資料是習知技藝,寫法如下:

This information disclosure statement is not a representation that the listed references are prior art. 」
對此,請問所謂「不承認資訊揭露書中所列出的資料是習知技藝」,這樣寫法,是何用意?有何作用?是否就可避免申請案被IDS內容所核駁?

哈今
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這是比較保險的作法,用意只是要告訴美國專利局,申請人有依照規定將與可專利性相關的資料揭露給美國,但並沒有承認該資料是習知技藝,因為承認是「習知」技藝的話就等於是說該資料不管怎麼樣都比我們的發明早,將來如果審查委員用IDS的資料來核駁的話,可能無法用較早的發明日來克服,因為可能會有禁反言的問題。所以這種做法並不能避免審查委員拿IDS的資料來核駁,但是可以讓我方在將來答辯時有較多的空間。

KSweiS
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那麼,是否也就是說:IDS所揭露之技術內容是不用交代其公開日期的,而可以僅提供不具日期證明之資料囉!

哈今
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不是的。

我想您沒有看懂我的意思,上面要強調的是預留未來能在「發明日期」上進行答辯的空間,跟有沒有寫公開日期是沒有關係的。另外IDS表格內有填寫公開日期的地方,我認為這是需要填寫的 (除非真的不知道),我沒有叫大家不要填的意思。

KSweiS
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可是,這樣看來,即使IDS中已有聲明「不承認資訊揭露書中所列出的資料是習知技藝」,審查委員還是有可能用IDS的資料來核駁吧!最終,可行方法之一仍需用較早的發明日來克服了。

另外,想請教一點,若IDS中並無聲明「不承認資訊揭露書中所列出的資料是習知技藝」(也就是根本不寫這些字),其應也不代表申請人就是已經承認資訊揭露書中所列出的資料是習知技藝吧!屆時,若審查委員有用IDS的資料來核駁,是否,仍可用較早的發明日來加以克服呢?而這一問題只是就法理觀點提出供大家討論,當然,實際申請時,於IDS中聲明「不承認資訊揭露書中所列出的資料是習知技藝」,並不會增加任何困擾,是可照辦的。

哈今
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我想我在第一個回覆中就已經有明確提到這種方法是不能避免將來審查委員會以IDS的資料來進行核駁。我也提到這是比較保險的作法,另外也是向審查委員強調我方對這些資料的立場。此外,週報中提到的是大家「可以」加這一段話,並不是告訴大家「一定」要,所以這段話當然是「可以」不寫的。

KSweiS
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感謝賜教,IDS觀念更加清楚 (:I)
TKS! (:F)

Tammy (未確認)
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如果已知有前案但沒提IDS結果會如何?

如果已知有前案但沒提IDS結果會如何?

訪客 (未確認)
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If it is later found that the

If it is later found that the inventor intentionally withhold some particular prior art references that are "material to the patentability" to the issued patent, the patent will be rendered unenforceable against alleged infringers due to inequitable conduct (intend to deceive the patent office).

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