侵權認定與其損害賠償計算方式

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侵權認定與其損害賠償計算方式

侵權認定與其損害賠償計算方式

智慧財產權制度的建立係為了保障智慧財產權人所投入的時間、資源能有所回饋,進而促進產業的發展。為了能確實保障智慧財產權人的利益勢必要清楚的規範什麼是侵權,若是侵權需要作出什麼樣的處分。所以,本文將以中華民國民法、專利法、營業秘密法、公平交易法以及刑法,和美國專利法以及其法院判例,作為論述侵權認定與其損害賠償計算方式的參考依據,試圖找出可供參考的論點。

一、 侵權認定

以下將以中華民國民法、中華民國專利法、中華民國營業秘密法、中華民國公平交易法、中華民國刑法以及美國專利法相關認定侵權行為認定的條文,做個簡單的說明。

1.中華民國民法

民法債編中第一百八十四條至第一百九十一條定義了什麼是侵權行為。其中第一百八十四規定「因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法,加損害於他人者亦同。違反保護他人之法律,致生損害於他人者,負賠償責任。但能證明其行為無過失者,不在此限。」是定義了一般性的侵權行為。
損害賠償請求的主要目的是在於填補其損害,所以除了要有故意或過失以及不法的行為以外,還必須要有損害的發生,才能請求損害賠償。然而,專利權被侵害時若沒造成專利權人的損害發生,就因此認定不須賠償,是否就失去了正義性呢?例如專利權人沒有將專利權實施或是授權他人時,專利權人並無損害可言。但很明顯的,若是非經專利權人授權而使用其專利權,導致專利權人喪失原本應該獲得的利益,這當然是需要賠償其損害。所以,就這方面來說,民法的保障似乎就顯得不夠完整了。

2. 中華民國專利法

專利法第五十六條規定「物品專利權人,除本法另有規定者外,專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。方法專利權人,除本法另有規定者外,專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。」
專利權為一種排他權,使得專利權人享有「製造」、「販賣」、「使用」及「進口」之排他權。因此,只要他人未經權利所有人之同意或授權,不得製造、販賣、使用及進口該「專利說明書」中之「申請專利範圍(Claim )」所揭露之專利,均視為侵權行為。 換言之,不論是製造商、經銷商甚至是使用者,在未經專利權人同意的情況下,都被視為侵害專利權人的權利。所以,專利權具有連帶債權的性質。因此,專利權人是可以同時或是選擇性的針對製造商、經銷商甚和使用者提出損害賠償的要求。就這點來說,專利權法很明顯的比民法更能保障專利權人的權益。

3.中華民國營業秘密法

營業秘密法第二條規定「本法所稱營業秘密,係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊,而符合左列要件者:一、非一般涉及該類資訊之人所知者。 二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。三、所有人已採取合理之保密措施者。」
原則上只要是公司認為是營業上的秘密者,即可以主張營業秘密法相關規定之權利保護。但是,法律只保障「值得保護之利益」,因此欲主張營業秘密保護者,必須是沒有涉及不法、違反公共利益或善良風俗者。但有個例外的情況,就是員工係因告發公司之不法行為,所以當檢方偵查之行為時,該員工說出該公司之營業秘密者,並非營業秘密法所指之「洩漏」營業秘密行為。

4.中華民國公平交易法

公平交易法第十九條第五款規定「以脅迫、利誘或其他不正當方法,獲取他事業之產銷機密、交易相對人資料或其他有關技術秘密之行為。」
本法條係由於對於事業以不正當方法獲取競爭對手的機密資料時,以公平交易法針對此種行為作限制。因此,當有營業秘密洩漏的情事時,除了可以營業秘密法尋求保障,也可以尋求公平交易法的保障。

5.中華民國刑法

刑法第三百十七條規定「依法令或契約有守因業務知悉或持有工商秘密之義務,而無故洩漏之者,處一年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金。」第三百十八條規定「公務員或曾任公務員之人,無故洩漏因職務知悉或持有他人之工商秘密者,處二年以下有期徒刑、拘役或二千元以下罰金。無故洩漏因利用電腦或其他相關設備知悉或持有他人之秘密者,處二年以下有期徒刑、拘役或五千元以下罰金。」
上述相關規定就是針對所謂的工商秘密做保護的相關法條。事實上跟上述營業秘密法和公平交易法相關法條都是針對營業秘密做保護,換句話說,若是當營業秘密法和公平交易法無法適時的對企業的營業秘密做保護時,仍然可以尋求刑法相關法條的保護。

6.美國專利法

美國專利法第二百八十七條損害及其他賠償之限制、標示及通知「專利權人與為其工作或依其指示於美國境內製造、要約銷售或銷售獲有專利之產品,或將專利產品輸入美國境內者,得於其產品附上專利(patent)或其縮寫(pat)之字樣與專利號碼;如因產品之性質不能附上前述字樣時,得將含有該字樣之標籤附在產品上,或含有一個或數個產品之包裝物上,以告示社會大眾。如未為上述標示,專利權人不得於侵害訴訟請求損害賠償,但如能證明侵權者已受侵害之通知,仍未停止其侵害行為,則通知後續行侵害之部分得請求損害賠償。侵害訴訟之提起,視為侵害通知。」
美國最高法院曾對美國專利法第二百八十七條中所提到的損害賠償的部分作出解釋,於該判決中指出:「確定專利權人因任何侵害為而能獲得實質上的完全賠償前,必須確定該侵害是專利權人曾遭受侵害的結果」(註七)。

二. 損害賠償計算方式

以下將以中華民國專利法相關賠償原則的條文以及美國法院判例相關損害賠償計算原則,做個簡單的說明。

1. 中華民國專利法

專利法第八十九條規定「依前條請求損害賠償時,得就下列各款擇一計算其損害:一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時,發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益,減除受害後實施同一專利權所得之利益,以其差額為所受損害。二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時,以銷售該項物品全部收入為所得利益。
三、 法院囑託專利專責機關或專家代為估計之數額。除前項規定外,發明專利權人之業務上信譽,因侵害而致減損時,得另請求賠償相當金額。依前二項規定,侵害行為如屬故意,法院得依侵害情節,酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」分析該條文可以得知我國專利法關於損害賠償的計算方式:

A. 專利權利人所受損害及所失的利益:簡單的說就是,專利權人自己獨占專利物品的市場時,可以獲得的利益。然而,其前提是必須要在沒有其他替代或競爭的物品的存在。所失的利益,其計算賠償的範圍為依據直接所受到的損失,例如:毛利額下降、研發所須支付的費用、行銷專利產品所須的費用、維持該專利所須支付的費用、為主張權利所使用的費用(律師費、蒐證費用)等。也可以依據間接的損失作為損害計算的範圍,例如:因專利訴訟,而導致專利權難以移轉或授權。前述毛利額計算方式為因侵害專利的產品或行為,所造成專利權人的產品銷售額下降的數量,乘上每件產品的利潤,所得到的毛利額。

B. 依侵害人因侵害行為為所得之利益:由於侵害人是藉由專利權人的專利,而製造或其他方式獲得利益,因此,被視為不當利益,理應歸還專利權人。其具體計算方式為已在市場上銷售的侵權產品數量乘上每件產品的利潤,但若能舉證其生產成本時,利潤須扣除其生產成本後所得的淨利,若無法舉證時,則以銷售該項產品全部收入為所得的利益。

C. 專利專責機關或專家之估計數額:也是所謂的專家意見。不過此類估算方式很容易因為不同單位的機構或專家而有差異性極大的估算結果。因此,容易造成專利權人和侵權行為人的爭議。

2. 營業秘密法

營業秘密法第十一條規定「營業秘密受侵害時,被害人得請求排除之,有侵害之虞者,得請求防止之。被害人為前項請求時,對於侵害行為作成之物或專供侵害所用之物,得請求銷燬或為其他必要之處置。」第十二條規定「因故意或過失不法侵害他人之營業秘密者,負損害賠償責任。數人共同不法侵害者,連帶負賠償責任。前項之損害賠償請求權,自請求權人知有行為及賠償義務人時起,二年間不行使而消滅;自行為時起,逾十年者亦同。」
營業秘密法係在客觀上有侵害或有被侵害之虞時,被害人能夠提出確切之證據,就可以依法請求賠償。然而,被害人所受損害或侵害人所得利益通常都是難以證明的,因此最好的最法就是和有機會接觸營業秘密者簽訂保密合約,明定若是被證明有侵害營業秘密之事實時應賠償多少金額。比起事後要追索來得輕鬆容易許多。

3. 中華民國法院判例

A. 專利權利人所受損害及所失的利益:專利權人依據專利法第八十八條請求所失利益之損害賠償。可以下列式表達:
*所失利益1 = 專利商品價值 –侵害專利商品價值 (註八)
其中專利商品價值需以銷售給他人的發票上所顯示的價格為依據,而侵害專利商品價值也是同樣需要能證明成本的單據為依據。上述所失利益計算係以侵害者透過其他不法的途徑(未經專利權人同意私自進口仿冒商品),所取得類似於具專利權的商品後,使得侵害者不會向具專利權者購買,而造成專利權人尚失這部分利益為依據。

*所失利益2 = 專利商品價值 - 專利商品成本(註十二)
上述所失利益計算係由於侵權商品的存在導致專利商品無法售出,導致所應該獲得的利益。專利商品價值和專利商品成本均需要有發票等足以證明的資料為依據。

B.依侵害人因侵害行為為所得之利益:專利權人依據專利法第八十八條請求不當利益歸還權利人之損害賠償。可以下列式表達:

不當利益 = 侵害專利權商品之數量 * 每件商品之利益 (註十三)

侵害專利權商品之數量係依據專利權生效日期起至侵權行為發生日所查獲的侵權商品數量或是推定已銷售出去之侵權商品之數量。而每件商品之利益,係依據該侵權商品之售價扣除其生產或進口之獲取成本。然而,確實的成本和售價經常是具變動性,而實際銷售數量也難以提出一個確切的證據證明。因此,法院在遇到這樣的情況一般都以原告和被告可以接受的方式推定出最後判決。

4.美國法院判例

A. 損失的利益(lost profit):專利權人的利益受到損害,必須填補其損失。可用底下的表示式,來表達:
損失的利益(lost profit) = 減少的收入(Lost revenues) – 增加的成本(incremental costs)
減少的收入是依據侵權者銷售的增加額度乘上該被侵權商品的歷史價格而定出。而銷售的增加額度可能是從侵權者紀錄資料、公眾的紀錄資料或是其他可靠的資料來源而得。增加的成本的計算並不將固定成本列入,因為固定成本並不會改變生產產品的成本。而固定成本指的是管理費用、財產稅金、保險費用等。
為了爭取因侵權而造成銷售減少的損害賠償,專利權人有責任必須提出幾項因素,才能獲得法院認定其損害的情況,作出賠償的判決,該因素被稱為Panduit測試法:

I. 專利商品確實有市場需求(demand for patented product):是否有市場需求的定義,是以不論是專利權人或是非專利權人所製造出的商品在市場中存在與否來定義(註一)。這是因為若是該專利商品有市場需求,除了專利權人會大量生產製造獲取利益以外,自然很容易引起他人窺視,而未經合法方法取得授權自行生產該專利商品,獲得不當利益。因此,我們可以說,就算專利權人並沒有利用該專利生產商品獲得利益,也沒有利益受到損害,但是,卻有侵權商品的存在時,可以以此證明該專利商品有市場價值,向法院提出損害賠償。

II. 無可替代專利商品之非侵權商品的存在(absence of acceptable non-infringing substitutes):假如有可替代專利商品之非侵權商品的存在,這表示專利權人的營收下降並非完全因為有侵權商品的關係,而是有其他合法競爭者存在。在這樣的情況下,專利權人必須設法證明,購買者會很樂意的因為專利商品的獨特優點而購買,而購買侵權商品的購買者,也是因為相同的理由購買。(註二)以此證明該專利商品並沒有其他可以替代的商品,因為,該專利商品具有別的類似商品所沒有的獨特的優點存在。此外,即使一非侵權商品被認定為與專利商品具相同功效,但因其製造成本較高,所以將不被列入損害賠償計算時的替代品考量之中。(註三)但是,美國法院在1999年時改變了認定方式。他們認為只要有某些技術或方法是不侵害到專利權人的權利,不一定要已經能夠製造成為成品在市場上可以被購買,即使其製造成本比較高,就會被認為是足以成為該專利權人的專利商品的替代品。因為,只要被控侵權的人擁有全部必須的設備、知識(know-how)、經驗,使用非侵權的程序而製造產品,就應該被視為有替代專利權人的專利的能力。(註四)這樣的改變,對於專利權人在請求損害賠償時,受到了影響,將導致所能請求賠償範圍被限制。

III. 專利權人開發需求量所具有的量產和行銷能力(his manufacturing and making capability to exploit the demand):若是專利權人的量產以及行銷能力,無法像侵權人具有相同水準,就不能要求損害賠償,只能要求侵權人支付權利金。

IV. 所損失的利益額度(the amount of the profit he would have made):因為侵權商品或行為的存在,而導致的損失的額度。此額度必須要有強而有力的證據,使得法院得以採納,獲得損害賠償。

B. 合理的權利金(Reasonable royalty): 35USC §284規定「根據有利於原告之證據顯示,法院應對原告因專利受侵害之程度作出判決,給予足夠之賠償,其數目不得少於侵權人實施發明所需之合理權利金,以及法院所定之利息及訴訟費用之總和。陪審團如未能確認損害賠償額,法院應估定之,以上任一種情形下,法院均得將決定或估定之損害賠償額增加至三倍。法院得請專家作證,以協助決定損害賠償或在該狀況下合理之權利金。」依據上述條文的描述,合理的權利金是作為損害賠償的依據之一。合理的權利金計算原則之一為Georgia-Pacific factor(註五):1.可歸功於該發明的獲利金額。2.本發明使得侵害者可以販售非專利商品的範圍程度。3.所在技術領域之通常權利金比率。合理的權利金可用下列表示式,來表達:(註六)
合理的權利金比率 = 毛利比率 –管銷比率 –業界一般淨利率比率

C.新境界(New Frontiers):由於一些特殊的情況下,專利權人是很難證明所受的損害完全都是因為侵害其專利權所致,所以勢必要有另一種損害賠償的計算方式。有時一件侵害專利權的商品,很可能包含了有侵害專利權的部分和沒有侵害專利權的部分,而且她們彼此之間很難被分離。所以,在這些情況下,對於上述損失的利益和合理的權利金就無法直接套用,而改以一部份用損失的利益原則來計算,一部份用合理的權利金原則來計算。(註九)

D. 利息的計算:由於判決確定通常會歷經數年的時間,所以提起訴訟至判決確定後實際付款時,這段時間的利息應該要合理的被納入。一般利息係依據1.市場上的利率; 2.可高於一般商業利率(註十);3.若專利權人因侵權而必須借貸時,在計算損害賠償利息的部分,還可以高於一般放款的基本利息。(註十一)

E. 懲罰性賠償
惡意侵權時,法院會要求侵害行為人增加給付損害賠償額。法院作出懲罰性賠償係依據1.侵權行為人是否故意侵權或刻意延長訴訟期。2.侵權行為人收到侵權警告信之處理(是否有找律師協助處理以及何時找律師)。

三. 結論

本文針對侵犯智慧財產權的認定方式,以及侵害智慧財產權時,應如何填補智慧財產權人的損失,依據了相關法條以及相關案例,做了簡單的描述。但是,由於相關的因素非常的複雜,並不能完全的直接套用,仍需要依照每個案例的特性,作充分的研究、分析,才能準確的運用本文所提起的認定方式、計算方式。舉例來說,在很多情況之下,智慧財產權人很難證明其受損害的程度與侵權事件之間的關聯性。也就是說,即使智慧財產被侵權確定,智慧財產權人提出營業額下降的證明,但是由於營業額的下降,並非只跟侵權行為的發生有關連。營業額的下降很可能跟經濟不景氣、競爭產品的出現、購買意願降低有關聯,並不見得完全與侵權商品有關聯而已。因此,要如何說明因侵權商品的存在,而導致專利商品銷售情況被影響的情況,是十分不容易的事情。並且,侵權者的利益並非只單純的來自該專利技術而已,而是侵權者也有投入一些資源進行該侵權商品的行銷、量產。所以,這些部分並不能完全算進損害賠償的部分,何況這些支出往往都是無法反映在帳面上的。此外,對於智慧財產權人未將智慧財產權授權給他人商品化,或是自行將之商品化,而將侵權人因侵害智慧財產權所得之利益,全部都列為損害賠償之基礎,似乎有為智慧財產權制度的目的。因為,智慧財產權中專利制度的目的是為促進產業發展,而不是讓少數擁有專利權的人既不將之授權,也不商品化,使得社會大眾無法享受專利制度帶來的好處。

四. 參考資料

1. 鄭中人:專利法逐條釋論, 2002年9月初版
2. 黃文儀:專利實務,2000年1月 二版
3. 曾陳明汝:兩岸暨歐美專利法,2002年6月初版
4. 吳佳蒨、陳榮林、劉尚志:2000全國科技法律研討會論文集/電子商務專利侵害之損害賠償計算與訴訟實務
5. Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Principles of patent law case and materials Second Edition
註一:BIC Leisure Prods. V. Windsurfing Int’l, 1 F. 3d 1214, 1218-19(Fed. Cir. 1993)
註二:Standard Havens Prods.. Inc. v. Gencor Indus., Inc. 953 F.2d 1360,1373 (Fed. Cir. 1991)
註三:Gryomat Corp., 735 F.2d at 553-54
註四:Grain Processing Corp., v. American Maize-Prods. Co., 185 F.3d 1341 & 1354 (Fed. Cir 1999)
註五:Georgia-Pacific Corp., v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970), modified, 446 F. 2d 295 (2d Cir.), cert. denied, 404 U.S. 870 (1970)
註六:TWM Mfg. Corp., v. Dura Corp., 789 F. 2d 895 (Fed. Cir. 1986)
註七:General Motors, 461 U.S. at 654, 103 S.Ct. at 2062; see also H.r.Rep No. 1587, 79th Cong., 2d Sess., 1 (1946)
註八:臺灣臺北地方法院民事判決九十年度簡上字第三八六號
註九:Minco, 95 F.3d at 1119; State Indus., 883 F.2d at 1577; TWM Mfg. 789 F. 2d at 902; Radio Steel, 788 F. 2d at 1555-57
註十:Lam, Inc. v. Johns-Manville Corp., 718 F. 2d 1056,1066(Fed. Cir. 1983)
註十一:Lam, Inc. 718 F. 2d at 1065-66; Smith Corona Corp. v Pelikan, Inc., 784 F.Supp. 452, 484(M.D. Tenn. 1922)
註十二:臺灣高等法院民事判決八十九年度上更字第二五二號
註十三:臺灣高等法院民事判決八十七年度訴更字第十四號、台灣高等法院臺中分院民事判決八十八年度訴字第六七號、臺灣高等法院臺南分院民事判決八十七年度訴字第一三二號