[問題]台灣專利改寫美國專利之美國優先權

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Tom
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[問題]台灣專利改寫美國專利之美國優先權

請問站長,
小弟前公司曾研發一器材,先申請了台灣的專利,之後,因為在外國展覽,為了爭取申請權時效而申請了台灣的優先權向美國提出美國專利申請.但是,我們的代理人對美國專利局提出的英文本,卻不是台灣專利原申請書的英文翻譯本.因此,圖式及申請專利範圍都有所變動.我曾質問台灣事務所,台灣事務所的回答是,只要沒有實質的更動,即可享有優先權.
請問這樣子真的能享有優先權嗎?
又,是否有實質更動,是台灣事務所即可判斷的嗎?他們的觀點會跟審查委員的觀點相近嗎?
請指教,謝謝 :lol:

哈今
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[問題]台灣專利改寫美國專利之美國優先權

我想您應該先弄清楚您跟代理人為什麼看法不一致,因為根據您的描述,您的代理人認為美國申請案和台灣申請案沒有實質不同,但是您卻認為圖示、甚至連「申請專利範圍」都有變動,所以我不知道應該相信哪一方的說法。

嚴格來說,代理人只能針對是否能主張優先權給予客戶建議,並確定申請人的優先權主張是有依據的。

針對發明專利申請案,優先權日通常是在核駁時才使用,在收到審查委員的核駁後,如果需要利用優先權日來克服核駁,申請人必須在答辯書中附上保證過的翻譯本給審查委員(可由翻譯社或翻譯人員出示保證譯本正確的文件),接下來,審查委員會根據美國專利法的第112條的要求、代理人所提供的翻譯本、以及答辯理由來決定哪些部分可以享有台灣申請案的優先權。

至於代理人與審查委員的觀點是否相近?很難說,要看代理人對美國專利實務與相關技術的了解程度而定。您應該與您的代理人作進一步的溝通,在雙方有異議的情況下進行申請並不是一個妥當的做法。

Tom
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[討論]

站長,
多謝您的指點.
其實我是感到他們改的太多.因而認為有實質變更,怕優先權喪失.
我是智財部門的人員,公司發案應由智財人員監控.但是,研發部門在實施時,有新的更動,就直接去跟代理人接觸,希望代理人在美國案時,跟著改.
事務所不知為何就直接改(沒通知我們,可能也不想得罪研發部門),在送案時跟我辯了半天.
我認為有實質變更,他們認為沒有變更,爭執不下,最後在我要求簽下切結書才了事.
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ides13
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哈今 wrote:
針對發明專利申請案,優先權日通常是在核駁時才使用,在收到審查委員的核駁後,如果需要利用優先權日來克服核駁,申請人必須在答辯書中附上保證過的翻譯本給審查委員(可由翻譯社或翻譯人員出示保證譯本正確的文件),接下來,審查委員會根據美國專利法的第112條的要求、代理人所提供的翻譯本、以及答辯理由來決定哪些部分可以享有台灣申請案的優先權。

以前只知道可以主張優先權,從來沒有想過可以主張的優先權的內容到底是什麼?所以想請教一下站長,於美國專利實務中,審查委員是如何決定哪些部分可以主張優先權?

當我們主張一個申請案的優先權時,是主張原申請案之cliam部分而已,還是全部?

謝謝!

ides13
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[問題]台灣專利改寫美國專利之美國優先權

今天在審查基準上看到下面文字,應該可以回答上面的問題,只是不知美國是否也是如此?

第1-5-14頁
判斷「相同發明」;向我國主張優先權之申請案之申請專利範圍,有揭露於外國第一次申請之基礎案技術內容者為相同發明。

哈今
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[問題]台灣專利改寫美國專利之美國優先權

審查委員會判斷「被主張優先權的申請案」的整個內容中 (包括說明書內容和請求項),是否有足夠的文字敘述「請求項所載之發明」,以及是否能讓熟知此技術者在不需過量實驗的情況下,能夠製造和使用「請求項所載之發明」。

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