[資訊] 非侵權意見書(non-infringement opinion)

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[資訊] 非侵權意見書(non-infringement opinion)

在美國專利法中,侵權表示沒有在專利權人的允許下,在美國的領土及管轄範圍內製造、販賣、使用、提議出售「專利保護的發明」、或進口「專利保護的發明」到美國,另外,販賣、使用、提議出售「美國專利保護的方法所製造出的產品」、或進口「美國專利保護的方法所製造出的產品」到美國也都算侵權。侵權又可分為蓄意與非蓄意,在美國蓄意被判蓄意侵權可使專利賠償金增加至三倍以上,並可能需支付對方的律師費用。因此,為了將來能在法提上提供證據證明並非蓄意侵權,必須提出有可信度的證據,證明並非蓄意侵權。「非侵權意見書」就是在美國法院中決定有無蓄意侵權的的重要依據。

在獲知某件美國專利或在收到專利侵權通知後,若對是否侵權產生質疑時,就該即時取得非侵權意見書。尤其在收到專利侵權通知情況時,應儘可能在對方提出訴訟前取得非侵權意見書。

註:在任何情況下只要是得知某件美國專利,皆可算是「獲知某件美國專利」。例如發現某項商品上面標示有專利號碼,或在專利檢索過程中,發現某項專利等情形。

該由誰撰寫?

雖然美國的法律中並沒有規定該由誰撰寫非侵權意見書,但一般的專家都會建議最好是由懂得美國專利法的美國的專利律師來分析撰寫,因為撰寫人的法律知識會被作為非侵權意見書是否具備可信度與公正性的依據。

專利律師的技術背景與法律經驗也是重要的考量因素。舉例來說,一件有關藥物發明的非侵權分析,最好由具備這部分技術背景的專利律師來分析撰寫。另外,專利律師最好也同時具備專利申請與訴訟以及諮詢和分析撰寫意見書的經驗。

是否該由公司內部的專利律師撰寫非侵權意見書,在美國仍是一個爭議性的話題。有人認為內部專利律師的公正性會受到質疑,因此建議應避免由內部的專利律師來撰寫非侵權意見書。然而,美國曾發生過這樣的案例,在訴訟當中有一方律師針對另一方內部律師的公正性做攻擊,但卻沒有提出其它更具體的理由證明非侵權意見書不具可信度,因而不被法院採納。因此是否該由公司內部的專利律師撰寫非侵權意見書,應依照個案來判斷。

若有訴訟時,是否該由撰寫非侵權意見書的律師擔任訴訟律師,也在美國激起劇烈的討論,雖然目前還沒有案例是因為訴訟律師與非侵權意見書的律師視同一人,而使該律師的公正性受到質疑甚至被取消辯護資格,但由於撰寫非侵權意見書的律師在訴訟時可能被傳喚上證人席上被詰問,因此,為了避免讓自己的訴訟律師直接暴露在敵人的炮火之下,最好是非侵權意見書的律師與訴訟律師不要是同一人。

什麼樣的非侵權意見書是有法律效力的?

一份具有法律效力的「非侵權意見書」,應明確指出進行分析的專利與被控侵權物或方法,並針對專利中的「每一請求項」與被控侵權物或被控侵權的方法進行個別分析比較,並分析專利審查的歷史紀錄與解讀專利請求項的涵蓋範圍,討論所依據的相關案例。另外,侵權的分析應針對各不同的角度進行分析,包括:是否構成字義上的侵權(Literal Infringement)、均等論下的侵權(Infringement Under Doctrine of Equivalents)、輔助侵權(Contributory Infringement)與引誘侵權(Inducement of Infringement)等分析。

取得非侵權意見書後應注意的事項

收到非侵權意見書之後,最重要的工作便是要讓公司的決策者檢視過,並「依據」意見書的內容來做決策。一份沒有被公司的決策者仰賴的侵權意見書只是會在侵權訴訟時被認為只是一份形式上取得的法律意見書,而根本沒有效力。

訪客 (未確認)
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[問題]以前好像有人問過了,不過我再問一次,

:cry: 有權威人士會做這種報告嗎?

哈今
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我前面有提到什麼樣的人寫會比較具有可信度,至於目前台灣是不是有人具備這樣的條件我並不清楚,因為我已經有一段時間沒有在台灣了。

patentlee
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侵權認定案例討論

「提議出售「美國專利保護的方法所製造出的產品」、或進口「美國專利保護的方法所製造出的產品」到美國也都算侵權」
關於前段敘述,個人有些疑問請問版主:
在最新Byler AG(B公司)的侵權判例中(意見書號碼還在LEXIS尋找中),被侵權方(T公司)曾提出「毒樹蘋果理論」指稱B公司所生產藥品侵害T公司於美國獲准之藥品檢測方法,但該判決中卻以「方法專利不及於最終物本身」駁回T公司訴求(詳細判決很抱歉,因還沒找到,所以英文原文無法POST)。
為此,能否請問版主,關於此類判決有沒有相關訊息?美國相關處理該類侵權法令規章有哪些限定條件?
以上,還能版主協助,謝謝。
「毒樹蘋果理論」:一般用於刑事案件,大意是指—利用非法搜索(毒樹)之證據(蘋果)不得作為呈堂證供,因為證物也是非法、毒的。

哈今
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很抱歉,我這禮拜都不在家,所以沒有能夠即時回答您的問題,請問您只的是 Bayer AG和Housey Pharmaceuticals, Inc.在今年八月的案例嗎?

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