從Jansen一案談用途如何影響到專利保護範圍

請求項中的前言部分主要用來描述發明的名稱,如「一張椅子」、「一種果汁的製造方法」等。但是,若前言中的描述含有發明用途時,如「一張用來放置在陽台上的椅子」,專利的保護範圍是否會被限定在「只能放在陽台上」的用途上?

美國專利審查基準中提到,如果請求項前言中的用途說明只是用來描述發明的目的,而不影響到發明的內容,那麼是不會限制專利的保護範圍的,也就是說,如果相同的方法被他人使用,雖然不是用來「放在陽台上」,還是可能會構成侵權。但是在什麼情況下前言會影響到發明的內容, Jansen 一案提供了一個最佳的示範。

Christian J. Jansen, Jr. v. Rexall Sundown, Inc., No. 03-1069, September 8, 2003, Federal Circuit

發明人 Jansen 發現結合葉酸和維他命 B12 可以用來防止惡性貧血,因此 Jansen 申請了一件專利來保護治療和預防「貧血」的方法。起初 Jansen 申請案屢次遭到審查委員的核駁。最後,為了說服審查委員,Jansen 同意把請求項的前言加入發明用途改為治療和預防「惡性貧血」的方法,並在請求項的內容中將這種方法限定使用在「有需要的人(a human in need thereof)」身上。最後,審查委員核准 Jansen 的申請案。獲准的請求項內容描述在有需要的人身上,使用某劑量範圍的葉酸和維他命B12來治療和預防惡性貧血的方法。

Rexall 公司市售的 XTRA 產品可以維持人體血液中同胱胺酸(Homocysteine)的量。雖然 XTRA 產品廣告的用途並不是用來治療和預防惡性貧血,但由於 Rexall 的產品中葉酸和維他命B12的劑量正好在Jansen 專利的劑量範圍內,因此 Jansen 認為 Rexall 的顧客在服用 Rexall 的產品時會侵害到他的方法專利。雖然 Rexall 沒有直接侵害到 Jansen 的專利,但是卻引誘和造成他的客戶侵害到 Jansen 的專利,因此 Rexall 公司的行為造成間接侵權,因此向地方法院提出 Rexall 間接侵權的控訴。但是,地方法院認為服用 Rexall 產品的人必須要是「有意圖」要利用葉酸和維他命來治療和預防惡性貧血才會構成侵權。由於沒有證據證明服用 Rexall 產品的人有這樣的「意圖」,因此判定 Rexall 沒有間接侵權。Jansen 不服地方法院的判決,因此上訴到聯邦巡迴法院。

本案的爭論點在於 Jansen 認為請求項中「有需要的人」包括不知道自己有惡性貧血的人,並不如地方法院所言只限定在「有意圖」要利用葉酸和維他命來治療和防止惡性貧血的人。聯邦巡迴法院指出由於「請求項前言」中指出方法是用來「治療和防止惡性貧血」,而請求項的「內容」也強調是用於「需要的人(a human in need thereof)」上,在這個情況下,由於前言的用途為請求項帶來生命及意義 (give life and meaning to the claim),而不是只是描述發明的目的,因此在解讀請求項時必須被一起考慮。因此,「需要的人」指的是「有意圖」治療和防止惡性貧血的人。

另外,前言中的「治療和防止惡性貧血」,和請求項的「有需要的人(a human in need thereof)」這兩項限制條件在審查過程中是一起被加入用來爭取專利獲准的機會,因此這兩個限制條件應一起詮釋,也就是說,「a human in need thereof」中的 thereof 指的是治療和防止惡性貧血。因此,服用 Rexall 產品的顧客必須要「有意圖」來治療和防止惡性貧血才會構成侵權。雖然 Jansen 指出 Rexall 的顧客中,可能有人會利用 Rexall 的產品治療惡性貧血,但是聯邦巡迴法院認為這只是 Jansen 的假設,並沒有真正的事實證據可以證明其顧客有侵權,因此判定 Rexall 沒有間接侵權。

概括來說,假使當初 Jansen 在審查過程中只有修改前言的用途部分就能順利取得專利的話,就還有可能可以避免將發明限制「有意圖」治療和防止惡性貧血的人身上。但是,很不幸在反覆被核駁的情形下, Jansen 為了爭取專利,除了在前言限定用途外,同時也在請求項中的內容加入與用途相呼應的句子-a human in need thereof,使前言中的「用途」也被視為是請求項的限制條件,也使專利的保護範圍無法涵蓋其他用途。如之前所言,請求項的修改對專利的價值攸關重大,發明人在考慮犧牲保護範圍以換取專利核准的同時應仔細思考專利的價值是否也被一併犧牲了。如果是的話,發明人實在應該尋求其他的解決方案,否則如本案主角一樣數年投入的心力最後換得一場空,豈不可惜。

Jansen 一案的原文判決請參考:http://www.ll.georgetown.edu/federal/judicial/fed/opinions/03opinions/03...

請求項的架構介紹,請參考本站「知己知彼」中「如何閱讀美國專利」部分的「申請專利範圍」介紹:
http://home.kimo.com.tw/ginacheng/patent_search_I.htm

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回應

蘿蔔 的照片

有需要+為了治療XX--->有意圖治療XX

這個意圖是怎樣推演出來的啊?

By 蘿蔔 (未確認)
超傻 的照片

玩專利到頭一場空
的人居多

By 超傻 (未確認)