從CFMT一案談說明書的撰寫要求

在專利侵權訴訟案中,專利的有效性經常是被告反擊的重點,除了習知技術可被用來挑戰專利的有效性外,不符合「可實施性(enablement)」要求的專利說明書也可能導致專利無效。所謂「可實施性」就是說熟知此技術者在不需過量實驗的情況下,能夠依照說明書的內容製造和使用請求項所載之發明。本週所要介紹的案例是美國聯邦巡迴法院對專利說明書「可實施性」的所作的最新判決。

CFMT, Inc. v. Yieldup International Corp. No. 01-1452, Federal Circuit, November 12, 2003

CFMT 研發出一套晶圓清洗系統用來改進傳統的晶圓清洗方式,除了取得美國專利保護,CFMT 也將這套系統製成產品並出售給客戶德州儀器。德州儀器在使用這套晶圓清洗裝置後發現,雖然在肉眼下看來這套裝置的確能將晶圓清洗乾淨,但是在雷射掃描下晶圓清洗程度顯然沒有達到德州儀器的標準。在經過 CFMT 的發明人數月的實驗測試和改良,該裝置的清洗效果才終於達到客戶的清洗標準。

CFMT 控告 Yieldup 侵犯晶圓清洗系統的專利權,但 Yieldup 否認侵權並辯稱 CFMT 的專利說明書沒有達到「可實施性」的要求,因此法院應判決專利無效。地方法院認為由於 CFMT 的專利請求項包括有關於清洗晶圓的限制條件,因此系統必須要能將晶圓清洗乾淨,但是由於在雷射掃描下晶圓還是顯得相當的不乾淨,因此,地方法院認為晶圓清洗裝置不具有清洗晶圓的效果。另外,由於 CFMT 經過多達六個月的測試以及上百次的修正之後,才使得裝置能達到客戶的清洗標準,所以 CFMT 的說明書撰寫沒有達到「可實施性」中不需過量實驗即可使用的要求,因此地方法院判定CFMT 的專利無效。 CFMT 不服地方法院的判決,上訴到美國聯邦巡迴法院。

美國聯邦巡迴法院指出根據相關文件記載,以 CFMT 晶圓清洗裝置所清洗出的晶圓,在肉眼的觀察下,的確能除掉污染物,因此CFMT 的裝置雖然沒能達到客戶的標準,但是卻不應該將此詮釋為 CFMT 的裝置不具清洗晶圓清的效果。另外,雖然 CFMT的發明人在經過很長的一段時間的測試才達到客戶的清洗標準,但是這卻不是決定 CFMT 的專利是否有達到「可實施性」要求的依據。由於 CFMT 在說明書中並沒有明確描述有關發明所能達到的清洗標準,因此美國聯邦巡迴法院指出 CFMT 的專利有無合乎「可實施性」的要求應決定在是否熟知此技術者能在不需過量實驗的情況下,能夠使用晶圓清洗裝置達到任何程度的清洗效果,而不是決定於是否能夠達到客戶的標準,地方法院的判決將「可實施性」的法律要求詮釋錯誤。因此,聯邦巡迴法院將本案交回給地方法院針對「可實施性」的議題重審。

在這件案子中,由於 CFMT 在專利說明書中並沒有描述晶圓清洗裝置必須達到的客戶的清洗標準,因此達到客戶的要求並不是專利說明書有符合「可實施性」的必要條件。藉此也提醒發明人在描述的發明所能達到的效果時,應避免誇大不實的描述。否則當熟知此技術者不能在適量的實驗下,依照說明書的指示達到說明書所描述的效果時,說明書將可能被視為不符合「可實施性」的要求,而導致專利無效。

有關本案的原文判決,請參考:
http://www.ll.georgetown.edu/federal/judicial/fed/opinions/01opinions/01-1452.html

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