從 AK Steel一案淺談專利的迴避設計

假設有一件專利保護「the coating metal consisting essentially of aluminum(塗佈金屬主要包括鋁)」,那麼專利中的塗佈金屬到底含有多純的鋁?要含有多少的添加物才能迴避掉專利?

AK Steel Corp. v. Sollac & Ugine, Nos. 03-1074, -1075, -1085, -1086, Federal Circuit, September 23, 2003

AK Steel 是一間知名的鋼鐵品公司,擁有一件關於「以熱浸方式塗佈鋁的不繡鋼(hot dip aluminum-coated stainless steel)」的專利。不繡鋼上塗佈鋁可以防蝕,但是由於利用熱浸方式塗佈鋁時,鋁金屬很難沾在不繡鋼表面,因此不繡鋼成品上面的鋁很容易脫落。AK Steel 的這個專利主要是使用高純度的鋁來達到很好的塗佈效果。因此,AK Steel 專利的請求項中具有限制條件「the coating metal consisting essentially of aluminum(塗佈金屬「主要包括」鋁)」。

在這個訴訟案中,AK Steel 控告 Sollac 侵權。地方法院認為 AK Steel 的專利中鋁的濃度必須很純,因此請求項的「the coating metal consisting essentially of aluminum」指的是塗佈金屬只能含有5%的矽。由於 Sollac 包括有 8%的矽,因此地方法院認為 Sollac 並沒有侵害 AK Steel 的專利。AK Steel 認為地方法院將專利範圍詮釋的太狹窄,因此上訴到聯邦巡迴法院。

聯邦巡迴法院指出,AK Steel 的專利說明書中提到習知技術的塗佈金屬使用10%的矽,但過多的矽導致塗佈效果不好,因此發明中的塗佈金屬中的矽含量「不應該」超過5%。根據說明書的解釋,聯邦巡迴法院認為應該將請求項中的「the coating metal consisting essentially of aluminum」限定在不能含有超過5%矽的塗佈金屬。因此,與地方法院的看法相同,聯邦法院也認為 Sollac 含有 8%的矽的塗佈金屬並沒有侵害到 AK Steel 的專利。

任何設計只要不落在原有專利的保護範圍中,就是成功的迴避設計。在進行美國專利迴避設計前首先要解讀專利的請求項範圍,了解專利所涵蓋的範圍,同時利用說明書等資料來解讀請求項。以本案為例,AK Steel 專利的請求項雖然沒有明確指出塗佈金屬中鋁的純度,但是說明書中強調塗佈金屬的矽含量「不應該」超過5%,因此 AK Steel 的專利被法院詮釋為不能含有超過5%的矽,使得 Sollac 很容易就利用8%的矽迴避掉 AK Steel 專利。

「consisting essentially of」的相關資料請參考:
http://home.kimo.com.tw/ginacheng/patent_search_I.htm

本案的詳細判決書請參考:
http://www.ll.georgetown.edu/federal/judicial/fed/opinions/03opinions/03-1074.html

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