Festo一案如何影響專利的保護範圍

假設A擁有一件美國專利來保護一個特殊的裝置,在請求項中提到這個裝置具有一個「可磁化的套管」。後來競爭對手B也生產出一個裝置,但卻使用「鋁製的套管」取代可磁化的套管。由於對方的裝置其他所有的元件細節皆與A的專利所保護的裝置一模一樣,且A認為「可磁化的套管」和「鋁製的套管」是「均等物」,因此,對方的行為應構成「均等論下的侵權」,是嗎?

答案是不一定。

在Festo一案中,Festo控告SMC侵害到其兩件美國專利,在被地方法院判定為「均等論下的侵權」後,SMC上訴到聯邦巡迴法院。

聯邦巡迴法院認為Festo在專利申請過程中縮小了某個元件的保護範圍,因此該專利的保護範圍已無法涵蓋到該元件的「均等物」,因此判決該案並不構成「均等論下的侵權」。以上述的例子為例,如果裝置中的套管本來並沒有限制在任何材質,但在專利審查過程中,卻將它修改成「可磁化」的套管。那麼在專利獲准後,這個專利就僅能保護到具有可磁化的套管的裝置,因此使用其他材質的管子,並不會侵害到A的專利。

這個案子之後又上訴到最高法院,最高法院指出如果專利權人要證明當初在修改保護範圍時並沒有意圖要排除這些均等物,可提出的佐證包括有:(一)在當初修改元件時無法預知這些均等物;(二)修改的理由與這些均等物毫無直接關係;以及(三)無法合理預期專利權人能描述這些均等物。只要能提出其中一項佐證,那均等物就可以被包括在專利保護範圍中。於是最高法院又把案子退回到聯邦巡迴法院,讓聯邦巡迴法院針對以上的議題重新審理。

這個案子回到聯邦巡迴法院重審後,聯邦巡迴法院認為Festo現有的資料不足以作為上述第二和第三項佐證,但在第一項「在當初修改元件時是無法預知這些均等物的」上尚有一些爭議,需要Festo和SMC再提供其他證據,因此聯邦巡迴法院又把此案交回地方法院重審。

這樣的判決結果,無疑是提醒專利申請人在修改專利的請求項時需更加小心謹慎,相對的也讓其他想要進行專利迴避設計的人更有規則可以依循。不過有趣的是關於第三點「提出無法合理的預期專利權人能描述這些均等物的證明」,假設有人辯稱因為英文非母語,所以沒有辦法用英文描述所有的均等物,不知道這樣的理由會不會被法院接受。我想也只有等真正訴訟時,才會有答案吧。

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