發明人如何避免對專利權失去掌控

發明人如何避免對專利權失去掌控

在沒有將專利權讓渡給其他人的情形下,任何列名的發明人都享有相同的專利權,也就是說任何列名的發明人無論貢獻大小,均可任意製造販賣或是將發明授權給他人,不用尋求其他發明人的同意。

舉例來說,發明人 A 作了絕大部分的發明構思後,請 B 工程師將發明製造出來,在製造過程中,B 想到在發明中加入一個小小的特徵,A 發明人也認為加入這樣的特徵,能使發明更完善,因此 A 採納 B 的意見,並讓 B 成為共同發明人。儘管 B 只有微薄的貢獻,但身為共同發明人,B 一樣可以任意製造販賣或是將發明授權給他人不需要 A 的同意,在這種情況下,A 將無法完全掌控自己辛苦構想出的發明。

獨立發明人(或稱個人發明人)在發明的過程中,常常會僱用他人進行測試或協助製造,因此這些人也有可能在將來變為共同發明人。面對這種可能會失去專利主導權的問題,發明人應該如何因應?保險的做法是在僱用前準備一份合約,合約中可要求對方將在參予的這段期間所有的產生出的貢獻都讓渡出來。另一種事後的補償做法是在申請專利時,要求專利代理人不要將這些人有貢獻的部分加入申請案的請求項中,以確保將來發明人具有專利的主控權。

案例介紹:Hewlett-Packard v. Mustek Systems, et al. No. 02-1372 Federal Circuit August 7, 2003

惠普擁有一項光學掃描器的專利(美國專利第5,336,878號),權利範圍中保護一項掃描速度的指定裝置。利用這個裝置,使用者可以指定特定的「掃描速度」進行掃描。惠普在 1999 年向美國地方法院控告鴻友的掃描器侵害到這件專利。在鴻友被控的掃描器中,使用者可以選擇的是「解析度」,因此在地方法院的陪審團判決鴻友構成「字義侵權」後(註1),鴻友認為陪審團的判決沒有依據,因此向法官要求撤銷陪審團的判決。但法官認為鴻友的掃描器在改變解析度時,連帶也會影響到掃描速度,因此選擇解析度時同樣也選擇了掃描速度,所以認為鴻友的「字義侵權」成立。此外,法官也提到,就算鴻友沒有構成「字義侵權」,因為選擇解析度「均等」於選擇掃描速度,因此鴻友也構成「均等理論下的侵權」(註2)。

鴻友不服地方法院的判決,因此上訴到美國聯邦巡迴法院。聯邦巡迴法院認為在惠普的專利中,使用者必須選擇掃描速度,然而在鴻友被控的掃描器中,使用者選擇的是解析度,因此陪審團的「字義侵權」判決沒有事實依據。另外,針對地方法院的法官擅自作下「均等理論下的侵權」判決,聯邦巡迴法院認為在整個審判的過程中,惠普並沒有要求法官針對「均等理論下的侵權」進行審理,而惠普的證人在地方法院的證詞也沒有足夠的依據能讓惠普針對「均等理論下的侵權」獲得重新審判,因此聯邦巡迴法院撤銷地方法院的侵權判決。

在同樣案件中,惠普也控告鴻友侵害到另一項有關掃描方法的專利(美國專利第4,837,635號),但鴻友反控惠普的專利無效。這項專利共有八個請求項,鴻友認為第一個請求項已經揭露在 Cawkell 的專利中,此外針對惠普專利的第二到第八請求項,鴻友也向陪審團展示其較早期掃描器的操作方法,並請三位證人作證鴻友在惠普還沒有拿到專利前就已使用類似的掃描方法,企圖顯示這項專利的「顯而易見性」。地方法院陪審團最後判決惠普這項專利無效,惠普也同樣不服判決,向聯邦巡迴法院提出上訴。

惠普專利的第一項請求項的掃描方法,包括以下步驟:(a)預先掃描一圖片,產生該圖片的預覽畫面;(b)在螢幕上顯示預先掃描後的預覽畫面影像;(c)選擇預覽畫面的一部份進行最終掃描;(d)對一對應到預覽畫面影像的一部分圖片進行最終掃描後的影像,產生一最終掃描後的影像;以及(e)在螢幕上顯示最終掃描後的影像。惠普爭辯(d)步驟「選擇預覽畫面影像的一部分圖片作最終掃描」應詮釋為「僅」選擇一部份的圖片作最終掃描,而 Cawkell 的專利並沒有揭露這項特徵。但聯邦巡迴法院並不認為認為惠普的請求項有將掃描方法限制在「僅選擇一部份圖片」作最終掃描。此外,惠普也爭辯(e)步驟「在螢幕上顯示最終掃描影像」應詮釋為在螢幕上「僅」顯示選定的最終掃描部分的影像,聯邦巡迴法院同樣也不同意這種看法,因此認為 Cawkell 專利揭露惠普專利的第一個請求項。

惠普還另外爭論其專利的第二至五、第七和第八項請求項具有專利性,因為鴻友的掃描器並沒有顯示影像的尺寸。然而鴻友的掃描器中有兩支尺,聯邦巡迴法院認為這已足以顯示影像的大小。綜合以上結論,聯邦巡迴法院最後還是維持地方法院的判決,認定惠普的掃描方法專利無效。

『提外話』由於陪審團是由一些平民百姓所構成,因此不管訴訟中雙方的爭論有多精采、多有依據,這些陪審團員腦子裡想的可能是今天的瓦斯有沒有忘了關,或是晚上要吃什麼。我曾經參加過一場研討會,會中主持人向大家提到他曾在侵權訴訟中聽到陪審團在審判過程中討論被告公司是台灣(Taiwan)公司,還是泰國(Thailand)公司。因為在一般美國人的印象中台灣人很喜歡仿冒,因此如果被告的是台灣的公司,他們認為那一定有侵權,也因此台灣人在美國的侵權判決中常常處於不利的地位。雖然如此,大家也不用太悲觀,我相信假使能懂得陪審團心態以及具有充分的依據,外國公司在美國的訴訟還是獲得平等的對待的。

(註1) 「字義侵權」:當發明專利請求項中的每項元件都出現在被控物中,則構成字義侵權。

(註2) 「均等理論下的侵權」:當發明專利請求項中的「其中一部分元件」與「另一部份元件的均等物」出現在被控物中,則構成均等物下的侵權。

惠普的第5,336,878號美國專利:
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=/netahtml/srchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=5336878.WKU.&OS=PN/5336878&RS=PN/5336878

惠普的第4,837,635號美國專利:
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=/netahtml/srchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=4837635.WKU.&OS=PN/4837635&RS=PN/4837635

惠普與鴻友案原文的判決可參考:
http://www.ll.georgetown.edu/federal/judicial/fed/opinions/02opinions/02-1372.html

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