如何決定誰為美國專利申請案的發明人

如何決定誰為美國專利申請案的發明人

在專利申請的過程中,許多人可能會為了誰該列名發明人傷透腦筋,有的人甚至為了拍老闆馬屁,把老闆也列上去了,結果可能一拍拍到馬腿上,最後反而造成專利無效。美國專利法中有提到,在申請中故意將不是發明人的列為發明人或忽略某些發明人是會導致專利無效的。雖然無心的過失是可以更正的,但在申請專利時還是必須要謹慎判斷,以免造成不必要的麻煩。以下將針對判斷的規則以及專利權的相關問題作討論。

首先,在決定誰是發明人前,要先決定發明是什麼。專利中是以請求項部分來定義發明,因此必須是要對請求項中所載的發明構思有貢獻的人才是發明人。換句話說,僅對沒有出現在請求項中的特徵有貢獻的人,並不能算是發明人。

發明的過程通常包括構思與付諸實行兩個階段,有發明成果、製造出模型、以及專利申請等都可以被視為將發明付諸實現。雖然付諸實現的部分可能是最複雜且漫長的,但在決定誰為美國專利申請案的發明人時,主要還是針對發明構思來判斷。

舉例來說,假使A發明人在有發明構思後,請B工程師將發明作出來,那麼誰會是發明人呢?依照美國專利法的規定,必須要是對發明構思有貢獻的人才可以是發明人,因此B工程師並不能算是發明人,只能說B工程師是依照A發明人的指示將發明付諸實現。

但是另一種情形是A發明人原本的構想並不完善,因此B工程師在製造發明的過程中,提出改善發明的建議,並被A發明人採用來改變原始構思,而製造出發明。在這種情況下,由於B工程師也參予發明的構思,因此B工程師也是發明人。

案例探討:Bayer AG v. Housey Pharmaceuticals, Inc. No. 02-1598 Federal Circuit August 22, 2003

進口美國專利方法檢驗過的藥物到美國,或進口美國專利方法所測出的資料到美國算不算侵權?美國聯邦巡迴法院在2003年8月針對Bayer AG與Housey Pharmaceuticals, Inc. 一案表明這樣的行為並不算是侵權。

Housey持有美國專利保護偵測蛋白質抑制或活化成分的方法。Bayer先對Housey提出訴訟,要求法院判決Bayer並無侵害Housey的專利,且Housey的專利不但無效而且是不能行使的,Housey因此反告Bayer侵害其方法專利,因為Bayer AG進口(一)用專利保護的方法得到的「資訊」與(二)被專利保護方法「檢測過」的藥物成分到美國。

依照美國專利法,侵害方法專利的行為包括販賣、使用、提議出售「products made by a process patented in the United States」。整個案子的議題圍繞在專利法中的「product made by a process patented in the United States」之中的「made」所指的意思是否為「manufacture(製造)」。美國聯邦巡迴法院由於無法在字典上找到清楚的解釋,因此,針對整個專利法立法的過程作分析,最後,美國聯邦巡迴法院認為在立法時,是使用「made」來指「製造」的意思,因此,必須是由專利保護的方法「所製造出的產品」、或進口美國專利保護的方法「所製造出的產品」才算是侵權,而且在這指的產品必須是具有實體的產品。也就是說Bayer AG進口的「資訊」並不能算是具有實體的產品。另外,藥物中含有被專利保護方法「檢測過」的成分,並不是能說是被專利保護方法所「製造出」的藥物,因此, Bayer AG進口的藥物中含有被專利保護方法「檢測過」的成分到美國也不能算是侵權行為。

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