[本週專欄] 美國暫時申請案 (Provisional Application)

美國的暫時申請案 Provisional Application（或「暫時性」專利申請案 Provisional Patent Application）是一種建立 "美國專利申請日" 的紀錄文件，有效期為 12 個月。由於只是「紀錄文件」，暫時申請案並不是真正的專利申請案，除了不得主張其它案的優先權，美國專利局也不會對申請案進行審查或將其獲准為暫時專利（Provisional Patent），因此有些人誤認為的暫時專利，事實上是不存在的。在提出暫時申請案之後，申請一方必須要在 12 個月內提出正式的發明專利申請案（新式樣並不能提出暫時申請案），才能主張 "暫時申請案的申請日" 為 "美國專利申請日"( 註一)。

準備文件與費用
申請暫時申請案須繳交的文件包括填妥的封面表格、說明書，並不需要繳交聲明書（或宣誓書）和資訊揭露書（Information Disclosure Statement；IDS）等文件。

封面: 封面中須填妥發明人資料、繳交的說明書和圖示頁數、費用繳交方式的資料。美國專利局所提供的封面表格位於http://www.uspto.gov/web/forms/sb0016_fill.pdf。

說明書: 說明書格式可自訂，美國專利局也接受「非英文」（如中文、日文等）的說明書，但內容必須符合美國專利法第 112 條第一段的規定，但並不需要有請求項（但也可有）。規定的內容包括：（一）說明書必須有足夠的文字敘述發明；（二）必須讓熟知此技術者在不需過量實驗的情況下，能夠依照說明書的內容製造和使用發明；以及（三）說明書必須揭露發明人在申請專利的當時所認為的發明最佳實施例。如果說明書的內容不符合規定，之後提出的正式專利申請案將會無法主張暫時申請案的申請日。

費用: 目前小規模個體（Small Entity）的申請費為美金100元，而大公司的申請費為美金200元。

暫時申請案的運用時機
由於申請暫時申請案所須準備的文件簡單且費用便宜，對於一些缺乏資金或對專利申請程序心存畏懼的獨立發明人，提出暫時申請案是除了直接提出正式專利申請案外，另一個可行的方案。在提出暫時申請案之後，發明人可以在十二個月的有效期內先尋找可能資金來源或是製造廠商，再決定是將發明授權、販賣給他人，還是自行申請專利。此外，由於暫時申請案的申請日可在未來被主張為優先權日，發明人還可以保有較早申請日的優勢。不過，發明人要考慮的是，12 月的有效期看似很長，但是要在這段時間找到資金來源或製造廠商並不是一件容易的事，有可能最後申請人還是得自己申請專利，另外對於一些產品壽命短的產業來說，並不是適合這種會延後專利取得時間的作法，所以發明人應視實際情況評估是否提出暫時申請案。

另一個可能的運用時機是在發明人希望發明的專利申請日是在發明的公開日之前，但卻來不及在公開日之前完成正式專利申請案的準備工作。這時就可以先提出文件較為簡單的暫時申請案來確保較早的專利申請日。雖然美國給予發明人一年的寬限期，允許發明人在公開日的一年內提出專利申請，但是很多國家並不允許在提出專利申請前將發明公開，因此為了在公開發明 (譬如有產品上市) 的同時又保有在這些國家申請專利的權利，發明人必須要取得早於發明公開日的專利申請日。由於申請暫時申請案的說明書並沒有格式的規定，因此對於來不及完成正式專利申請工作的發明人，可以先提出美國的暫時申請案保有美國專利申請日，日後在這些國家提出專利申請案時，再利用主張美國專利申請案優先權的方式保有發明的新穎性。

還有一種情形是發生在發明人希望有較早的申請日，但同時也希望有較晚的專利到期日，這時發明人就可考慮藉由暫時申請案來達到此目的。由於發明專利到期日的算法是從「實際」的專利申請日起算第 20 年（原則上是如此，不過也有可能會因審查延誤而調整專利期），並非從「主張」的暫時申請案的申請日起算，因此先提出暫時申請案，並在 12 個月的期限日前提出正式的專利申請案，可使主張的專利申請日 (暫時申請案的申請日) 與專利的到期日相距至 21 年左右。對於某些需花多年的時間研發以及開發市場、前幾年市面上沒有產品、產品成功是在專利期的末期的產業（例如醫藥），這是相當常見的做法。

附帶一提，提出暫時申請案還有一項附加價值，就是申請人可以在發明的產品上標示上「Patent Pending」（有關Patent pending標示所代表的意義，可參考http://membres.lycos.fr/ginacheng/groups/viewtopic.php?t=110）一年，因此這也可當作一種行銷手段。

作為國外優先權日的替代方案

一般國外（非美國）發明人如果要申請本國及美國的專利，通常會先在自己的國家申請專利後，再將自己本國的申請案翻譯成英文，提出美國申請並主張本國申請案的優先權。或許發明人會認為只要能保住較早的優先權日即可，翻譯延誤的時間並不會對美國申請案造成影響，其實這並不是完全正確的認知。由於美國專利法新穎性的部分條文是以 "美國申請日" 作為基準日，而不受國外優先權日的影響，因此翻譯延誤的時間還是有可能不利於美國申請案的新穎性 (註二)。

其實國外發明人可考慮採取的做法是，在提出國外申請案的同時，也以同樣的說明書（可以是非英文的說明書）在美國提出暫時申請案。雖然依照規定，暫時申請案是不能主張任何申請案的優先權，但由於暫時申請案是與國外申請案是同時提出，這種做法除了享有與主張優先權日同樣的優點，申請人更多了一個較早專利申請日的優勢。

如果是以非英文的說明書提出暫時申請案，為了能主張暫時申請案的美國專利申請日，發明人須在另外繳交暫時申請案說明書的翻譯本以及證明譯文正確的文件（如翻譯人員提出的宣誓書或聲明書）。如果發明人是在提出正式專利申請案的同時繳交的話，專利局並不會加收費用。如果發明人沒有在提出專利申請的同時繳交，原則上美國專利局會通知申請人在期限內繳交必要的翻譯本，此時發明人就須支付 130 元美金（目前的費用）的處理費用。

美國「暫時性」專利申請案申請指南可參考： http://www.uspto.gov/web/offices/pac/provapp.htm

註一: 另外申請人也可以在12個月內，直接將暫時申請案直接轉為一般申請案，但是美國專利期限將會從暫時申請案的申請日起算20年，所以大部分的申請人都不太會選擇直接將暫時申請案轉為一般申請案。

註二: 美國是「先發明」主義的國家，雖然新穎性的規定中大部分是以發明日作為判定基準，有些法規中卻是以美國申請日為基準。例如美國專利法第 102(b) 條中的新穎性判定是以 "美國申請日" 作為判定基準。另外，依照美國專利法的 102(e)條的規定，審查委員可以引用具有較早 "美國申請日" 的已公開或獲准的申請案作為核駁其他申請案的引證案。